申請專利範圍之解讀機制-以最高法院111年度台上字第 186 號民事判決為例

壹、前言

近日（111年7月20日），最高法院民事庭的一件侵害專利權有關財產權爭議案，在裁判書（111 年度台上字第186 號民事判決；下稱本案判決）中，針對公告號420783「無指令可程式化控制裝置」發明專利（下稱系爭專利），提出了一些申請專利範圍之解讀指導。由於最高法院為法律審，上訴於最高法院之案件，應以第二審確認之事實為基礎，非以原判決違背法令為理由不得為之。然而本案最高法院的判決內容頗堪玩味，值得反覆拜讀。茲先將該系爭專利的申請及爭訟過程彙整如下：

由上表中可知，民事一審先駁回原告（專利權人）之聲請，且在判決中確認請求項21、27、28、36、37有得撤銷的原因，應予撤銷；隨後智慧財產局即審定舉發成立，請求項21、27至28、36至37應予撤銷。

專利權人雖然後續再提出的訴願及上訴行政二審、民事二審等，但皆遭到不利的判決。在上述過程一面倒的情況下，專利權人堅持上訴至最高法院，結果居然峰迴路轉，得到有利的判決，因此不由得令人對最高法院的見解產生高度關注。

貳、專利權是否罹於時效

由於系爭專利係於84年10月17日提出申請，按發明專利有效期限20年計算，系爭專利係於104年10月16日到期，亦即專利權應於104年10月17日當然消滅。但由上表可知，無論舉發、訴願、行政訴訟或民事訴訟，其提出的日期該系爭專利之權利已然消滅。而專利權消滅後，其技術即屬於公知領域之公共財，任何人均可以自由利用。然而因為利害關係人（九齊科技股份有限公司；下稱九齊公司）對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益，故得於專利權當然消滅後，提起舉發。而此時「有可回復之法律上利益」，則是指九齊公司與專利權人在智慧財產及商業法院所進行的侵害專利權有關財產權之訴訟；雖然該訴訟提起之時間亦在系爭專利之權利已然消滅之後，但當然消滅之效力是往後發生，不影響消滅前有效之專利權效力，本案依專利權人主張侵權行為發生時間，系爭專利仍然有效，故法院仍進行實體審判。

至於民事訴狀中雙方當事人對於系爭專利不爭執事項已減化爭點於請求項21及其附屬項27、28、36、37，故亦符合「舉發聲明申請專利範圍有複數請求項者，可就部分請求項請求撤銷專利權」之規定。

叁、申請專利範圍之解讀機制

  在專利侵權訴訟中判斷侵權與否必須先對申請專利範圍進行解釋，所謂的「申請專利範圍解釋」即是確定各請求項所界定之權利範圍大小，作為其後判斷專利有效性或專利侵權與否的依據。目前實務上在進行「申請專利範圍解釋」的機制依學說分別有中心限定主義、周邊限定主義、折衷主義、禁止讀入原則、專利權有效推定原則等。茲分別討論如下：

一、中心限定主義

    依專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。上述「於解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式」，即中心限定主義之涵義。換言之，發明專利權範圍得以說明書中載明之「技術特徵」、「實施例」，或「圖式」，來表達其權利範圍。

    由本案判決理由五、本院判斷（一）中所述：「……原審見未及此，竟以請 求項21未記載明確，使實施為不可能或困難，且請求項27、28、36、37直接依附於請求項21，即違反核准時專利法第71條第3款規定，進而為上訴人不利之判斷，而未審究上訴人於申請系爭專利之發明說明書，有無載明實施記載要 求，使熟習技術者能瞭解其內容，並可據以實施，已有適用上開規定不當之違背 法令」，可知最高法院對於本案的見解採中心限定主義。

二、周邊限定主義

    同上，依專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。上述「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準」，即周邊限定主義之涵義。換言之，發明專利權範圍僅得以申請專利範圍有載明的內容，來表達其權利範圍。而最高法院於判決中所謂的「原審」即指智慧財產及商業法院，因其未審究上訴人於申請系爭專利之發明說明書，推係採周邊限定主義的見解。

三、折衷主義

    將上述一、二合併，可知我國專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」，可知我國專利制度在解釋申請專利範圍時，兼採中心限定主義與周邊限定主義，此即折衷主義，也賦予法官在審酌專利侵權訴訟中，對申請專利範圍進行解釋有高度的自主性，不受中心限定主義或周邊限定主義之拘束。

四、禁止讀入原則

    所謂禁止讀入原則，即經濟部智慧財產局所發布的專利侵權判斷要點所述之：「解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項」。此係將折衷主義再加以限縮，在解釋請求項之用語時，不得將說明書或圖式中已有揭露但未於請求項中記載之技術特徵引入請求項之中。禁止不當的由說明書中引入請求項的限制要件。如果法院的判決採上述折衷主義的見解，自然也就沒有禁止讀入原則的問題。

    由於法院的判決不受行政機關所發布的要點、規則等內容拘束，正如折衷主義一般，法院的見解依其自由心證，但行政機關對於自己所發布的所有規範則有遵守的義務。以本案判決來看，法院認為行政機關有違反禁止讀入原則。不過在「參酌說明書及圖式以解釋請求項」，與「不得將說明書或圖式中已有揭露但未於請求項中記載之技術特徵引入請求項之中」，兩者之間的界線如何拿捏？本案判決中並未加以明示。

五、專利權有效推定原則

    所謂專利權有效推定原則，即於專利侵權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。

肆、結語

    由本案判決，可看出最高法院認為不得以說明書中有記載但未記載於請求項的技術特徵限縮請求項之範圍。其實在實務上，專利工程師自有相當靈活的處理方式，例如說明書同時具有A、B、C三項技術特徵，此時在獨立項中僅需界定具有A技術特徵，接著分別在附屬項中界定A+B的技術特徵，以及A+C的技術特徵，最後才會出現A+B +C之技術特徵的請求項，一般而言，不會直接將獨立項限縮在說明書與圖式所記載的範圍，始符合專利申請人之利益。因此，本案系爭專利如果經歷了智慧財產及商業法院及智慧財產局詳細的解讀分析，最後還是被最高法院認定請求項未能合乎申請專利範圍之解讀原則，此時是否應該反思申請專利範圍之撰寫仍有改進的空間，或者說如何適應最高法院法官的觀點？反之，如果為了適應最高法院法官的觀點，會不會在起始的智慧財產局或智慧財產及商業法院的爭訟過程中，反而因為申請專利範圍請求範圍過廣而遭到不利的判決，這就是另一個主題了。