當商標權人非著作財產權人，是否可以就註冊商標之logo或圖樣予以更動? (智慧財產及商業法院 109 年度民著上字第 3 號民事判決分析)

[案件說明]

寶來文創開發股份有限公司(下稱「寶來文創」)與鼎泰豐小吃店股份有限公司(下稱「鼎泰豐公司」)於2008年簽訂鼎泰豐商品開發合作契約，以包仔及籠仔美術著作開發、製作並銷售鼎泰豐紀念商品。當時A依寶來文創負責人指示設計Q版公仔圖樣，用於與鼎泰豐合作之用。A於2006年起任職於寶來文創，於2011年間離職並於同年11月轉任職於鼎泰豐公司。

鼎泰豐公司於與寶來文創合作關係於2015年間中止，但寶來文創嗣後發現鼎泰豐公司指示A擅自重製、改作「Q版包仔」、「Q版籠仔」等系爭美術著作，並使用於鳳梨酥禮盒等產品。但A於寶來文創任職期間早於已約定著作權歸屬寶來文創。然鼎泰豐公司仍指示A進行系爭美術著作之重製、改作，並將系爭美術著作修改後，用於系爭產品並於市場上販售，寶來文創認為已嚴重侵害其權利而提出訴訟。

系爭商標：

(說明內容參考智慧財產局網站) 

[判決結論]

依A與寶來文創於2006年間簽訂之保密切結書第6條約定：甲方(即A)同意於乙方(即寶來文創)任職期間，因職務所完成之專利、著作或其他智慧財產權，其權利均專屬於乙方所有，甲方不得異議。可知A與寶來文創間僅約定任職期間所完成之智慧財產權利專屬於寶來文創，惟並未約定A在任職於上訴人期間有關著作方面之創作係以寶來文創為著作人，此部分之約定既有不明，A於職務上完成之系爭美術著作，自仍以受雇人A為著作人，享有系爭美術著作之著作人格權，至於系爭美術著作之著作財產權則歸雇用人即寶來文創享有。寶來文創亦曾口頭承諾同意鼎泰豐公司以包仔、籠仔圖案申請商標註冊，但未就平面或立體商標為具體約定。

寶來文創主張鼎泰豐公司侵權產品上均有包仔、籠仔圖案(如下圖)，其中包仔與籠仔基本架構相同，僅手持物品略有差異，可知系爭產品上之圖案係依據系爭美術著作改作而來。關於此部分，鼎泰豐公司亦不否認系爭產品上之圖案係依據包仔、籠仔圖案修改而來，其據以抗辯之主要理由乃係認為其為包仔、籠仔商標之商標權人，自有權在不失商標同一性之前提下修改商標圖案。

然法院認為寶來文創雖同意鼎泰豐公司以包仔及籠仔圖案申請平面及立體商標，但未同意移轉包仔、籠仔之著作財產權予鼎泰豐公司，鼎泰豐公司雖為包仔、籠仔商標權人，但並非著作財產權人，應不得任意改作系爭商標圖案。

[本所說明]

商標法第63條第1項第1款規定，自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊；又，商標變更或添加不能與原註冊商標偏差過鉅而喪失同一性，否則即有可能構成未使用註冊商標之廢止事由(商標法第63條第1項第2款規定以及第64條參照)。換言之，在不致使相關消費者產生混淆誤認之虞與不喪失同一性之兩個前提下，商標權人可就其註冊之商標為任意變更或添加附記之行為，然依據前開法院見解，若商標權人並非註冊商標logo/圖樣之著作財產權人或著作人，在未取得著作財產權人同意下，自不得擅自改作、變更其所註冊之商標圖案。據此，建議企業與行銷廣告公司針對公司商標/logo、企業識別設計所訂立有關設計服務合約時，應於合約中明確取得委託設計作品著作財產權，以避免將來進行商標圖樣或logo的更動時，陷入侵害智慧財產權的風險。