得恩堂眼鏡「Boy London」商標逆轉敗！商標含「地名」到底能不能註冊?

【案情】

知名眼鏡公司得恩堂眼鏡2018年以「Boy London」商標，向智慧財產局提出商標申請，使用於光學鏡片、隱形眼鏡、眼鏡框、太陽眼鏡等商品上。但智慧財產局認為「Boy London」有使公眾誤認誤信商標的性質、品質或產地之虞，不准註冊。得恩堂不服，向智慧財產法院提起行政訴訟。智財法院則認為，「Boy London」沒有直接明顯描述原料或產地來自英國或倫敦地區，判決得恩堂眼鏡勝訴。智慧財產局不服上訴，最高行政法院推翻智慧財產法院見解，認為「BOY LONDON」商標，有使公眾誤認、誤信其商品或產地之虞，廢棄智財法院決，改判得恩堂眼鏡不准註冊商標。

【分析】

「Boy London」商標會不會使消費者誤認誤信商品之產地或提供地為英國或倫敦?智慧財產法院與最高行政法院的意見不一樣。

(一) 智慧財產法院認為「Boy London」商標不會使消費者誤認誤信產地為英國或是倫敦的理由：

1.「Boy London」商標不是英國首都的地名：

    「Boy London」商標由為二英文單字組成，不是單一「London」文字。而「Boy London」中文意義為「男孩倫敦」，所以「Boy London」商標與「Boy from London」或「London」不同，並沒有表彰地理名稱的意思。

2.商標給予相關消費者的印象應整體判斷：

    「Boy London」商標由為二英文單字組成，不是單一「London」文字，消費者會以商標之整體來辨識，不會把「Boy」、「London」分開。所以「Boy London」給予相關消費者之印象，並不等於英文「London」或中文倫敦之地名，不致讓消費者誤認標示「Boy London」商標之商品或服務，其產地或提供地為英國或與倫敦有關。

(二)最高行政法院認為「Boy London」商標有使消費者誤認誤信產地為英國或是倫敦的理由：

• 「Boy」只是無特殊意義的普通名詞，而易被忽略。「London」一字可強烈地指向與倫敦這城市之關聯性：

倫敦是國人所普遍熟知的城市名稱，「London」一字可強烈地指向與倫敦這城市之關聯性。而「Boy London」商標，消費者應較易受「London」所吸引，「Boy」只是無特殊意義的普通名詞，而易被忽略。亦即「Boy London」商標指定之商品或服務，將使消費者產生係來自於倫敦或與倫敦有關之商品或服務的錯覺，客觀上應有使消費者就系爭商標指定之商品或服務之品質、性質或產地發生誤認誤信之虞。

• 不能因為商標申請人提出長期使用的證據，就排除商標會使消費者誤認誤信產地的規定：

商標法第30條第1項第8款商標使公眾誤認誤信的不得註冊的條款，並沒有得由商標申請人提出使用證據而排除適用的規定。原判決認為商標申請人提出使用證據證明所申請註冊之商標在交易上已成為商品或服務之識別標識，而排除商標法第30條第1項第8款適用部分，並不妥當。

【分析】

本案智慧財產法院認為拼音性外文因予人印象較為深刻之部分為起首單字，故本件商標明顯之部分為「Boy」，再就商標文字整體觀察，「Boy London」商標並不會使消費者誤認誤信商品之產地或提供地為英國或倫敦。但最高行政法院與智慧財產局則肯定「Boy London」商標有使人誤認誤信商品來自倫敦的可能，不同的是，智慧財產局僅提到「Boy London」商標圖樣上之「London」，即英國的首都倫敦，是消費者熟知的地理名稱，即使並非以特定商品的生產或特定服務的提供聞名，對消費者的意義仍僅是地理位置的指示，將之使用於商品或服務，給予消費者的印象，通常只是商品或服務與該地理區域有所關聯的說明，用以表示商品的製造地、生產地、設計地，商品或服務的商業來源地，或服務的提供地。因此，申請人以「Boy London」作為商標圖樣申請註冊，有使一般消費者發生錯誤聯想的可能。而最高行政法院則於判決中近一步認定，「Boy London」商標中之「Boy」只是無特殊意義之普通名詞，而容易被忽略，因此「London」為國人所熟知之城市，可指向本件商標與倫敦之關聯性，以此作為系爭商標使公眾誤認誤信之依據。然而「Boy」為一有意義的英文單字，法院並未說明為何認定「Boy」是無特殊意義之普通名詞，而容易被消費者忽略之證據及依據。但不論如何，智慧財產局與最高行政法院都認為「Boy London」商標中的「London」會使消費者誤認誤信系爭商標商品與倫敦有關聯。

本文認為，依智慧財產局商標識別性審查基準 2.1.2，商標文字以既有詞彙所構成，但與指定商品/服務本身或其品質、功用或其他特性無關，屬於「任意性標識」，具有識別性。因此，「Boy」為「男孩」之意，雖為有意義的單字，但顯然與指定商品/服務本身或其品質、功用或其他特性無關，應屬於「任意性標識」，具有識別性。

再者，依智慧財產局商標識別性審查基準4.5.4， 地理名稱與其他文字的組合，若脫離了商品或服務與該地理區域有關的說明意涵，則具有識別性。惟若該文字組合整體含義，仍為商品或服務的相關描述，則不具識別性。

核准案例：

• 「巴黎男孩 PARIS BOYS」使用於衣服商品，巴黎為時尚之都，將「巴黎」使用於衣服商品，可能構成商品來源地的說明或有使公眾誤認誤信商品產地的核駁事由，但「巴黎男孩 PARIS BOYS」整體已脫離巴黎的地理意義，而具有時尚或摩登男子的含義，故具有識別性。

核駁案例：

• 「東京本舖」使用於土司、蛋糕、麵包商品，本舖有本店或創始店之意，「東京」與「本舖」結合使用於前述商品，消費者容易認為該等商品或其製造技術來自東京，「東京本舖」整體並未脫離指示地理區域的意涵，仍屬商品的相關說明。

因此，本文認為最高法院未具理由認定「Boy」只是無特殊意義之普通名詞容易被忽略，僅以系爭商標「Boy London」中含有「London」，認定可指向本件商標與倫敦之關聯性，以此作為系爭商標使公眾誤認誤信之依據似乎有值得討論之處。

其次，本為認為商標是否有致使消費者誤認誤信為商品或服務產地之虞，應整體判斷。如最高行政法院99年度判字第1324號判決案，法院認為，性質、品質或產地誤認誤信之虞有無之判斷，應從商標本身圖樣文字整體的外形、觀念或讀音等觀察，就商標給予消費者的印象，加上與商標指定之商品或服務之聯結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認誤信之虞，始有本款之適用。又商標圖樣文字與其指定商品或服務之關聯性雖屬判斷是否該當本款之因素之一，但應以消費者地位判斷，以構成商標之圖樣文字等係直接表示商品或服務之特性，直接判斷其關聯是否致生誤認誤信之虞，而非經比較而得出混淆誤認之虞。是以，該案系爭商標整體商標構圖文字，並非單純「SWISS」，系爭商標之構圖文字除外文SWISS外，尚有「K‧」及盾牌斜紋圖形，則依據消費者所熟悉認識者，應為系爭商標之整體部分，則系爭商標中單純「SWISS」應不足使消費者以誤認誤信其產地為瑞士。

（最高行政法院99年度判字第1324號系爭商標）

因此本文認為商標含有地名，則應考量該商標整體是否有使人對商品/服務之產地或提供地產生誤認誤信之情況，若地名結合其他文字，使得整體商標脫離地理名稱之涵義，當不會使消費者對商品/服務之產地或來源地發生誤認誤信，應該准予註冊，如上述最高行政法院99年度判字第1324號判決案例一樣。然而，商標包含地名時，的確容易產生可能為商品/產地說明，或使消費者誤認誤信來源或產地的疑慮。因此，建議申請人在設計商標時，應注意避開包含地名之圖形或文字，以避免產生爭議，是較為理想的做法。

參考資料:

智慧財產法院108年度行商訴字第31號判決

最高行政法院108年度上字第1074號判決

最高行政法院99年度判字第1324號判決

商標識別性審查基準