元宇宙商標第一案 愛馬仕 VS 藝術家Mason Rothschild

事實概要

愛馬仕Hermès為法國知名奢華品牌，該公司擁有Hermès、Birkin商標權，並以柏金包廣為消費者喜愛，為時尚界熟悉的品牌之一。2021年底藝術家Mason Rothschild未經愛馬仕授權，在元宇宙推出100件“MetaBirkin”NFTs數位圖像商品，外型為略帶模糊的人造皮草柏金包，並透過Twitter、Instagram和Discord及metabirkins.com網站銷售，以每件450美元售出。

愛馬仕得知後，認為其行為已侵害及淡化商標權，且將妨礙其之後進入NFT市場，且註冊metabirkins.com網址顯然非法搶註，構成不公平競爭，因此對Mason Rothschild提告。

圖片來源:Hermes v. Rothschild案件附件

2023 年2 月8 日紐約曼哈頓聯邦法院的陪審團認為，藝術家Mason Rothschild未經愛馬仕授權，擅自創作的“MetaBirkin”NFTs，已侵害愛馬仕商標權並有減損其商標識別，因此判決需賠償愛馬仕13.3萬美元(折合台幣約412萬)，對於Mason Rothschild主張“MetaBirkin”NFTs是諷刺性的藝術創作並不採信。

藝術創作主張無效

藝術家Mason Rothschild主張其創作應受法律保護，因為依據美國憲法第一修正案賦予且保障人民有自由表達的權利，Mason Rothschild認為“MetaBirkin”NFTs是藝術家其對周遭事物所感知之事務的創作且藝術家銷售創作精神之作品，屬於藝術創作，藝術家藉此獲取商業利益完全合法，應受藝術自由創作權益保護。

Mason Rothschild並舉例說明安迪沃荷(Andy Warhol)將日常所見事物，作為創作元素，創作出《康寶湯罐頭》（Campbell's Soup Cans）一系列畫作，安迪沃荷藉由此系列畫作傳達普普藝術，並成為美國現代藝術之著名人物。而其創作“MetaBirkin”NFTs的概念就如同安迪沃荷創作的《康寶湯罐頭》畫作。

圖片來源:蘇富比拍賣網

但使人好奇的是，陪審團如何認定元宇宙商標侵權情況，於了解案件後，概略整理判決理由如下:

1. 陪審團認為“MetaBirkin”NFTs是消費性產品，並非單純藝術創作，該作品顯然已使消費者對於是否經過愛馬仕授權產生疑義。
2. 陪審團認為NFT內的商品類似實體的消費產品，因此也應受到商標法的約束，避免產生法律漏洞，保護商標受仿冒者或有意利用他人商譽之侵害。
3. 陪審團認為“MetaBirkin”NFTs的創作只是Mason Rothschild為了盜用愛馬仕的商譽，來提升自己的產品價值。
4. 被告Mason Rothschild曾向同事表示要利用媒體炒作“MetaBirkin”NFTs賺大錢，因此認定其商標使用非出於善意。

而在陪審團做出決定之前該案的承審法官曾提出「羅傑斯測試法」(Rogers test)及拍立得因素(Polaroid factors)，並說明判斷商標是否侵權可藉此得出結論。

羅傑斯測試法Rogers test

羅傑斯測試法作為商標權利範圍與藝術創作思想表達之衡平判斷依據。起源於Rogers v. Grimaldi案件，該案提出審查標準來確定是否給予美國憲法第一修正案賦予且保障人民有自由表達的權利而認為是藝術表達，為合理使用，而無侵害商標權的問題。也就是當使用他人商標與藝術表達間無任何關聯性或者顯然誤導消費者作品的來源及內容者，則受商標權拘束。

拍立得因素Polaroid factors

起源於Polaroid. v. Polarad Elecs.案件，主要用於判斷二商標是否造成消費者混淆誤認之八大因素

(1)愛馬仕商標識別性之強弱

(2)愛馬仕“Birkin”商標與“MetaBirkin”是否近似暨其近似之程度

(3)商品/服務是否類似暨其類似之程度

(4)先權利人有多角化經營之可能

(5)消費者是否對愛馬仕“Birkin”商標與“MetaBirkin”關係產生混淆誤認

(6)“Birkin”與“MetaBirkin”商品/服務的品質

(7)被告Mason Rothschild是否善意使用商標

(8)相關消費者對各商標熟悉之程度

而本案即在陪審團使用羅傑斯測試法Rogers test及拍立得因素Polaroid factors考量下，認為“MetaBirkin”NFTs並非單純藝術創作，而是誤導消費者對於作品的來源產生混淆或認為“Birkin”與“MetaBirkin”可能具有聯名或授權關係，因此判定“MetaBirkin”NFTs及metabirkins.com網域名稱，侵害愛馬仕之商標權益及商業利益，應賠償其損害。

隨後愛馬仕趁勝追擊，向法院提出禁制令請求，禁止永久不得銷售“MetaBirkin”NFTs，經法院於6 月23 日，准予愛馬仕之請求，下發永久禁制令，且命令Mason Rothschild需將此判決結果通知之前已購買MetaBirkin”NFTs之人，並且勒令應在7月15日前將metabirkins.com域名轉讓給愛馬仕管理。

本案判決結果，對於商標維權無疑打了一劑強心針，使商標權人不用提心吊膽商標權保護是否周延，但本案愛馬仕得以主張成功，其著名性可能也是原因之一，因此，仍持續關注各國元宇宙維權案例，才更了解各國的商標保護範圍差異。

與此同時，為因應新時代技術的變革，各國對於元宇宙商標之保護也紛紛提出建議手冊，智慧財產局也有針對虛擬商品新增以下商品/服務項目。在此建議，應及時提交相關「虛擬商品」之商標申請案，以確實保護自身商標權益。

圖片來源:智慧財產局

資料來源:Hermes International v. Rothschild (1:22-cv-00384-JSR)