中國視角|將他人的平面商標立體商品化是否構成侵害商標權?
 

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中國視角|將他人的平面商標立體商品化是否構成侵害商標權?

問題起源: 中國現行商標法第八條規定,立體商標可申請註冊。但實務上立體商標註冊申請審查相對比較嚴格,不容易取得核准。因此,有些申請人就會選擇將商品外觀註冊為平面商標,但於實際使用時以立體化來使用。這樣就產生以下問題,即平面商標立體化使用是否屬於商標使用? 平面商標被他人立體化使用時,如何判斷是否構成侵權?

中國視角|將他人的平面商標立體商品化是否構成侵害商標權?

一、平面商標立體化使用的證據,不易在商標撤銷案中被認定為合格的使用證據

 

平面圖形或文字商標,如在實際使用時只表現為立體商品,此種使用在商標撤銷案件中難以作為有效使用證據被採信。以下舉法院判決說明

 

【(2017)京行終5215號】

第G771987號圖形商標(涉案商標)

法院認為:

商標權人提交的使用證據為立體“猴子吊飾”,雖然與涉案商標形象近似,但相關消費者通常會將立體「猴子吊飾」當做手提包袋的裝飾或配飾,而不會將其識別為商標,故不能被認定為涉案商標的使用。

 

二、平面商標被他人立體化使用時如何判斷是否構成侵權?

由於商標法規定了立體商標的註冊制度,因此,如屬於立體產品自應透過立體商標審查,取得商標權,方屬合法。如平面商標被他人立體化使用時被認為侵害平面商標權,即將平面商標保護範圍擴大到立體化使用,有架空立體商標申請審核制度之虞。

 

所以在判斷立體產品是否侵犯平面商標時,司法機關傾向採取較嚴格的標準,通常會就(1)立體化使用具備識別商品與服務來源的作用及(2)使用者是否具有故意導致消費者混淆的行為來判斷。然而從以下案例可知,法院對於侵權的判斷於個案間並不一致。

(一)立體化使用是否具備識別商品與服務來源的作用

 

1.認為不構成侵權案例:

 

【(2016)粵0604民初4453號】案,被告銷售與商標圖形近似的憤怒的小鳥毛絨玩具。

第G1052865號圖形商標

法院認為:

將商標圖案製成商品不屬商標意義上的使用被控侵權產品作為商品的功能是毛絨玩具,且商品不同於標識,其本身並無識別商品來源的作用,故未侵犯原告商標權。

商標權不同於著作權,需經國家行政機關審核確認才能產生專有權利,不能隨意打破商標法規定的使用方式進行保護。

 

2.認為構成侵權案例:

【(2013)長中民五初字第00440號】案

第3377850號「ABSOLUT VODKA」商標

法院認為:

被控侵權商品瓶身輪廓與原告註冊商標表現的輪廓在視覺上基本無差異在隔離狀態下比較, 儘管原告的註冊商標與被控侵權商品的瓶形之間是平面與立體造型的比對,但基於原告絕對伏特加商品具有的知名度與顯著性,仍易使相關公眾認為被控侵權商品的來源與原告有特定的聯繫,故被控侵權商品的瓶身形狀與原告的註冊商標構成商標法意義上的近似。

 

(二)使用者是否具有故意導致消費者混淆的行為

中國商標法五十七條規定的商標侵權行為所稱的「容易導致混淆的」,來源於侵權者實施的引誘、誤導等行為,即故意導致消費者混淆的行為。

1. 認為不構成侵權案例:

【(2018)粵73民終1530號】案,被告在店鋪中銷售與香奈兒股份有限公司“雙C反向形狀”商標相似飾品,但使用“周百福”註冊商標。
第G1189929號圖形商標

二審法院認為:

涉案商品掛有周百福的標籤,與原告商標相似的涉案商品外形不發揮識別商品來源的功能,不構成商標性使用。涉案商品時不存在誤導消費者的行為。

2.認為構成侵權案例:

【(2017)京0108民初43926號】案,被告在產品宣傳中使用如“可媲美知名品牌某威的品質”“正品保障,假一罰十!“等宣傳語。

第7182194號圖形商標

法院認為:

被告在其銷售被控侵權商品的網頁中使用的宣傳語可見被告在銷售被控侵權商品時應當知曉原告的商標原告註冊商標知名度較高,且涉案商標與被控侵權標識間具有較高相似性,在此情況下,極易使消費者產生混淆或者誤認。

 

小結:

在中國普遍的見解,平面商標的使用仍需要以平面使用,不可立體化使用,否則難以作為有效使用證據,商標可能被他人撤銷。

 

而將他人平面商標立體化使用是否構成侵權,則會檢視個案是否為商標性使用,是否具商標識別性,以及是否具有惡意而定。 由於平面商標立體化使用,並不必然會被認定為侵權,對於無法以商標侵權為由主張權利的權利人,可嘗試從著作權及不正當競爭角度保護自己權益。

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