本所專欄

未提示新型技術報告書，是否可警告第三人？

㈠台灣新型專利僅形式審查，導致有權利範圍過大或不應核准之技術取得專利權。為必免遭不當利用，而對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全，專利權人應謹慎行使其專利權。㈡本案判決中可發現，法院認被告雖有提出侵害鑑定報告，雖可能無故意，但難謂無過失之責。被告因未盡相當之注意者，造成原告損失，應負賠償責任。㈢建議未來新型專利權人，提出任何以新型專利之警告內容，需附新型技術報告書。若僅有侵害鑑定報告而不具備新型技術報告，按目前實務見解，易有損害賠償產生。

壹、爭點：未提示新型技術報告書，是否可警告第三人？

貳、判決字號：109年度民專訴字第60號

參、系爭專利：新型專利M536321

肆、案情簡介

一、原告主張：

1. 被告逕行警告，未提出技術報告

被告於2018年2月在網路上佯稱原告侵害被告之系爭專利，要求原告產品於網路平台下架，而被告卻未提出該新型專利之技術報告。同年3月，被告向智慧財產法院提起專利侵權訴訟，惟經法院判決認系爭專利不具進步性，而駁回被告之專利侵權訴訟。

2. 被告專利無效

2018年11月原告取得專利侵權訴訟之勝訴後，向智慧局提起專利舉發，被告未於舉發期間提出任何答辯，智慧局做出舉發成立，應予撤銷之處分。

3. 被告應依專利法第117條負損害賠償責任。

二、被告主張：

1. 未違反專利法第117條規定

憲法第16條規定人民有訴訟之權，此項權利之保障範圍包括人民權益遭受不法侵害有權訴請司法機關予以救濟在內。依新型專利起訴，既無須提示新型專利技術報告，即為正當合法行使訴訟權，並非專利法第117 條之侵權行為。

2. 已提出侵權鑑定報告，並無故意過失

被告提起前案訴訟時，業已委請專利商標事務所出具系爭鑑定報告，認定原告誠益公司之系爭產品符合構成文義侵權，主觀上確信原告誠益公司之產品有侵害系爭專利之情形，足見被告行使專利權已盡相當注意義務，並無不當行使專利權之故意過失。

3. 一案兩請專利因發明已核准，無維持新型必要

被告申請之發明專利已於107年12月1日獲智慧局核准（證書號數：I642568 ），被告已無須再維持系爭專利，故對原告誠益公司之舉發不予答辯；是系爭專利雖遭舉發撤銷，純粹是因被告放棄答辯之故，但被告依相同技術申請之發明專利既已獲核准，即不能證明系爭專利之內容不具可專利性，不能證明被告行使系爭專利有故意過失。

三、法院判決

1. 侵權鑑定報告書無法取代新型技術報告，難謂無過失之責

被告於提起前案訴訟時，所提出之相關證據均無新型專利技術報告，縱其業已提出專利商標事務所出具之專利侵權鑑定報告書，亦僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失之可言。

2. 被告已在發明審查中，可預見發明專利案有不可專利之可能性，難謂無過失之責

智慧局於審查過程中，分別於106年10月25日、107年3月30日審查意見中就該發明專利有不符合進步性及明確性規定之情形，通知被告說明，有智慧局審查意見通知函在卷，可知被告於提起前案訴訟前、後，已然知悉與系爭專利請求項1相同創作之上開發明專利申請案具有不可專利性之可能性，惟被告仍從未申請系爭新型專利技術報告，亦從未徵詢外部公正客觀之單位就系爭專利有效性與否進行鑑定，難認被告已盡相當之注意而無過失可言。

3. 原告依專利法第117條之規定，請求被告應給付原告賠償金144,000元。

1. 專利法116條：新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。

2. 專利法117條：新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。