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專利進步性判斷之法學方法論-2016海峽兩岸知識產權法學論壇討論議題
 

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專利進步性判斷之法學方法論-2016海峽兩岸知識產權法學論壇討論議題

專利進步性判斷之法學方法論-2016海峽兩岸知識產權法學論壇討論議題

前言:本文係本所卞宏邦副所長於4月7日應邀在北京中國人民大學所舉行之「2016海峽兩岸知識產權法學論壇」所發表,會後並與多位在場代表進行廣泛且深入地探討,獲得熱烈迴響。該論壇是海峽兩岸知識產權法學領域界最高層次的交流平台,有來自兩岸的智慧財產權界之產、官、學界代表等,包括我方智慧財產法院、陸方最高人民法院、北京知識產權法院、廣州知識產權法院、國台辦及相關官員以及兩岸知識產權專家學者、產業代表、知識產權代理機構代表等約100餘人與會研討交流。論壇中就“專利創造性判斷之法學方法論”等專題進行了專業論述,本所亦應主辦單位要求就該主題提出報告,主要是以智慧財產法院的判決為例,針對如何判斷專利是否具有進步性提出思考的建議,避免實務上對於進步性之判斷產生後見之偏差。本文如有思考不周延之處,希望各界先進賢達能不吝給予指導,讓本所能夠在未來繼續努力,為社會盡一己之力,提供更好的服務。

 

我國專利法上關於可專利性之要件,包括有產業利用性、新穎性、進步性(又稱非顯而易知性)等,其中進步性的判斷,涉及不確定的法律概念,是專利要件中最重要也是最具有爭議的一部份。見諸專利法第二十二條第二項進步性的規定:「發明雖無前項各款所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利。」,直接說明了進步性的判斷,主要就是所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術,判斷是否可以輕易完成?如果可以,就不得取得發明專利。

針對上述專利法進步性之規定,我國智慧財產法院自成立至今,已累積有相當數量之相關判決,茲先就其中之104行專訴第45號判決內容進行討論:

該判決前面之技術部分暫略,直接參照判決後面之法院見解:「…本院認為被告主張系爭專利所指之所屬技術領域中具有通常知識者,應具有機械相關科系大學之教育背景,且實務從事墨盒結構相關研發工作2年之認定,應屬可採…」,智財法院做出這個判決非常有勇氣,用語也十分明確,可是也因此出現了幾個爭點。可以把上述構成要件分開來看,第一個「所屬技術領域」、第二個「具有通常知識者」、第三個「具有機械相關背景的大學教育」、第四個「具有實際的相關研發工作2年」。茲分述如下:

 

一、「所屬技術領域」

在討論進步性這方面的法規,大多數國家都會參考美國專利法第103條:「…a person having ordinary skill in the art…」(又稱PHOSITA),或美國專利法第112條: 「…any person skilled in the art…」以及美國專利法第122條: 「…a person skilled in the art…」的條文,可是幾乎重點都是放在前面的「具有普通知識者」,很少人注意到後面「…in the art…」,即所謂「所屬技術領域」,好像沒有人討論到這一點。我們應該注意到,現在時代進步,很多的技術內容是以前沒有的,甚至是跨領域的,比如說物聯網,它既是網路系統,又是通訊技術,也是商業模式,像這種結合軟、硬體與知識管理及行銷技術的領域都是現代才出現的,要找出適當地所屬技術領域恐怕不是那麼容易。

目前專利技術這方面的分類,大家最常用的是國際專利分類(International Patent Classification;IPC)五階的分法,以美國專利第6793027號[1]為例,這件專利分類頗多,是典型跨領域的案件。如果不要分五階那麼細,就只以第一階來看,一方面有B類(作業、運輸),另一方面有H類(電學),這二個分類本質的差異性就很大,要找一個技術領域相同的人是不容易的。暫且不用這種分類複雜的例子,找一個單純的「高速龍捲式迴旋離心管路裝置」[2]這個例子。這件是同一個案子,分別申請了臺灣、大陸和美國,三地的分類都只有一個,所以沒有什麼主分類副分類,它的分類在大陸分到E類,就是屬於固定建築物方面;在臺灣則是分到F類,屬於機械工程類,兩者明顯的不同,所以在這個領域具有通常技術者要怎麼找?再看美國,同樣一件案子,美國也是分到F類,只不過後面的幾階分類和台灣不一樣。所屬技術領域不同,接下來要界定的具有通常知識者自然就不一樣。

 

二、「具有通常知識者」

就如同法學上常說的毒樹毒果,前面的分類如果不對了,接下來要找的具有通常知識者就差很多,像上述「高速龍捲式迴旋離心管路裝置」這個例子,如果在大陸找一個具有通常知識者,可能找來的會是建築師,如果在臺灣或者美國則可能找來的是機械工程師,這就有很大的差異。

另外,具有通常知識者所謂的「通常知識」,依照智慧財產局現行專利審查基準係指「專利申請時之一般知識及普通技能」,這又是一個問題,申請時是什麼時代,沒有人回得去,當初申請時的先前技術究竟是怎樣,現在是很難用想像的。

[1]United States Patent 6,793,027

 

[2]

申請地區

發明名稱

申請號

IPC分類

大陸

高速龍捲式迴旋離心管路裝置

201110326146.1

E02B9/06

台灣

高速龍捲式迴旋離心管路裝置

100137780

F04D1/14

美國

High speed swirling type centrifugal revolving pipeline device

13/290244

F04D3/02

再者,「具有通常知識者」是指一位虛擬的人,也就是說真實世界沒有這樣的一個人。這個虛擬的人,和案件技術關係最密切的人如專利審查官不算,技術審查官也不算,各級法院的法官更不算,這些專業的人都不算,問題是他們至少還是一個活生生的,實實在在存在的人。有這種人存在都不能用,認為他們不是具有通常知識者,反而要採用一個虛擬的人,我們連他講話都聽不到,居然還要去想像他在思考什麼?所以這方面是很不容易界定的。

 

三、「具有機械相關背景的大學教育」

機械本身範圍就很廣,從火箭噴射發動機到抽水馬桶無所不包,所以從太空總署的博士專家到水電行的技師都可稱為「具有機械相關背景」。況且指定要「大學教育」,而目前在臺灣就有150多家大學,要以那一家大學為準?就算是同一間大學同一班學生,程度也會有所不同,要以那一個學生為準,應該是不容易選擇吧!再說學歷不代表能力,自己要好好努力才是重要。

 

四、「具有實際的相關研發工作2年」

要求有實務工作經驗兩年而且是要從事研發。所謂「實務」應該是指要進到公司,實際動手去做事情,而不是坐在學校作研究,這個規定恐怕就很嚴重了。一間公司,研發只是其中一部分,設計、製造、品管、行銷等部門也很重要,新產品新技術不見得都是在研發部門產生,我們怎麼能確定別的部門就沒有創新研究呢?還有「2年」的根據是什麼?3年有什麼不好,1年又為什麼不可以?如果一位研發工程師的工作是上班一直瞪著儀表板到下班,作的只是登記數據產生報表,這樣過了2年,同時另外一位學者是在學校日以繼夜作相關的研究和實驗,不眠不休的工作兩年,那麼誰的兩年比較有價值?所以限定要研發工作2年恐怕真的是會有爭議。

 

除了上述的判決之外,專利法第二十二條第二項中所謂的「…能輕易完成時…。」,現行專利審查基準也屢次提到「輕易」兩個字[1]是判斷專利是否符合進步性的重要考量之一,然而「輕易」本來就是一個不確定的法律概念。是否能夠輕易發明,如何去界定或量化「輕易」這個概念?有些事情對某些人來講是輕易,可是對別人來講卻很困難,就像有些人念書輕鬆愉快,可是對其他人可能是感覺很辛苦。

再說到引證案,專利的審查或法院的判決可以採用主引證案,針對特定技術領域,也可以採用「多引證拼湊論理模式」並不妨礙審查意見之閱讀與理解。不過如果各引證案間比重相近時,那件是「主引證案」恐怕難以確認。「多引證拼湊論理模式」不適用於新穎性的判定,然而就算是判斷進步性,就一般的實務經驗來講,如果引用的引證資料拼湊超過三件,要說服審查官或是法官說系爭案沒有進步性恐怕是很困難的。

另外在最高行政法院2014年第126號判決裡有提到「…而先前技術對系爭專利之技術內容是否有所教示、建議或提示動機,亦為判斷進步性所應考量之因素。…」,大陸多件文獻也有講到教示、建議或是動機的方法,可見台灣、大陸在考慮先前技術的時候,都有斟酌考量美國TSM的規範[2],雖然後來美國最高法院在KSR的案子裡對TSM規範有作了部分的修正,但是到目前為止大家還是接受TSM作為判斷進步性的法學方法,這方面在實務上的解釋不是那麼清楚讓人家理解,但是在填補法律漏洞上還是很實用的。

綜而言之,我們今天為了想釐清一個不確定性的法律觀念,解釋的時候卻用了許多不確定的法律名詞,這樣恐怕沒有辦法完全解決這方面的問題。本篇報告也不能夠提出滿意的答案,只能點出問題供專家先進們參考,期待未來在我國學說或實務上有更高明的論述與見解,讓專利進步性的判斷能有被大家都能接受的一致性之標準。



[1]

(1)進步性之概念

發明之整體 (as a whole)係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,稱該發明不具進步性。

(2)進步性判斷之步驟:

發明是否具進步性之判斷步驟:

步驟 1:確定申請專利之發明的範圍;

步驟 2:確定相關先前技術所揭露的內容;

步驟 3:確定申請專利之發明所屬技術領域中 具有通常知識者之技術水準;

步驟 4:確認申請專利之發明與相關先前技術 之間的差異;

步驟 5:該發明所屬技術領域中具有通常知識 者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識,判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。(是否有動機明顯結合?)

 

[2]美國法院一直期望對非顯而易知性之判斷提供一客觀標準。目前實務上常使用到的三個案件包括:

(1)1966年最高法院於Graham v. John Deere Co.一案所揭示之判斷法則;

(2)聯邦巡迴上訴法院(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱CAFC)之前身關稅暨專利上訴法院(United States Court of Customs and Patent Appeals,簡稱CCPA)所提出之TSM (Teaching, Suggestion or Motivation)測試法則;

(3) 最高法院於2007年經由KSR vs. Teleflex一案所揭示之判斷標準,目的在修正TSM測試規範之適用過於狹獈的問題。

 

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[1]美國法院一直期望對非顯而易知性之判斷提供一客觀標準。目前實務上常使用到的三個案件包括:

(1)1966年最高法院於Graham v. John Deere Co.一案所揭示之判斷法則;

(2)聯邦巡迴上訴法院(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱CAFC)之前身關稅暨專利上訴法院(United States Court of Customs and Patent Appeals,簡稱CCPA)所提出之TSM (Teaching, Suggestion or Motivation)測試法則;

(3) 最高法院於2007年經由KSR vs. Teleflex一案所揭示之判斷標準,目的在修正TSM測試規範之適用過於狹獈的問題。

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