專利進步性判斷之法學方法論－2016海峽兩岸知識產權法學論壇討論議題

前言：本文係本所卞宏邦副所長於4月7日應邀在北京中國人民大學所舉行之「2016海峽兩岸知識產權法學論壇」所發表，會後並與多位在場代表進行廣泛且深入地探討，獲得熱烈迴響。該論壇是海峽兩岸知識產權法學領域界最高層次的交流平台，有來自兩岸的智慧財產權界之產、官、學界代表等，包括我方智慧財產法院、陸方最高人民法院、北京知識產權法院、廣州知識產權法院、國台辦及相關官員以及兩岸知識產權專家學者、產業代表、知識產權代理機構代表等約100餘人與會研討交流。論壇中就“專利創造性判斷之法學方法論”等專題進行了專業論述，本所亦應主辦單位要求就該主題提出報告，主要是以智慧財產法院的判決為例，針對如何判斷專利是否具有進步性提出思考的建議，避免實務上對於進步性之判斷產生後見之偏差。本文如有思考不周延之處，希望各界先進賢達能不吝給予指導，讓本所能夠在未來繼續努力,為社會盡一己之力，提供更好的服務。

我國專利法上關於可專利性之要件，包括有產業利用性、新穎性、進步性（又稱非顯而易知性）等，其中進步性的判斷，涉及不確定的法律概念，是專利要件中最重要也是最具有爭議的一部份。見諸專利法第二十二條第二項進步性的規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」，直接說明了進步性的判斷，主要就是所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，判斷是否可以輕易完成？如果可以，就不得取得發明專利。

針對上述專利法進步性之規定，我國智慧財產法院自成立至今，已累積有相當數量之相關判決，茲先就其中之104行專訴第45號判決內容進行討論：

該判決前面之技術部分暫略，直接參照判決後面之法院見解：「…本院認為被告主張系爭專利所指之所屬技術領域中具有通常知識者，應具有機械相關科系大學之教育背景，且實務從事墨盒結構相關研發工作2年之認定，應屬可採…」，智財法院做出這個判決非常有勇氣，用語也十分明確，可是也因此出現了幾個爭點。可以把上述構成要件分開來看，第一個「所屬技術領域」、第二個「具有通常知識者」、第三個「具有機械相關背景的大學教育」、第四個「具有實際的相關研發工作2年」。茲分述如下：

一、「所屬技術領域」

在討論進步性這方面的法規，大多數國家都會參考美國專利法第103條：「…a person having ordinary skill in the art…」（又稱PHOSITA），或美國專利法第112條： 「…any person skilled in the art…」以及美國專利法第122條： 「…a person skilled in the art…」的條文，可是幾乎重點都是放在前面的「具有普通知識者」，很少人注意到後面「…in the art…」，即所謂「所屬技術領域」，好像沒有人討論到這一點。我們應該注意到，現在時代進步，很多的技術內容是以前沒有的，甚至是跨領域的，比如說物聯網，它既是網路系統，又是通訊技術，也是商業模式，像這種結合軟、硬體與知識管理及行銷技術的領域都是現代才出現的，要找出適當地所屬技術領域恐怕不是那麼容易。

目前專利技術這方面的分類，大家最常用的是國際專利分類（International Patent Classification；IPC）五階的分法，以美國專利第6793027號[1]為例，這件專利分類頗多，是典型跨領域的案件。如果不要分五階那麼細，就只以第一階來看，一方面有B類（作業、運輸），另一方面有H類（電學），這二個分類本質的差異性就很大，要找一個技術領域相同的人是不容易的。暫且不用這種分類複雜的例子，找一個單純的「高速龍捲式迴旋離心管路裝置」[2]這個例子。這件是同一個案子，分別申請了臺灣、大陸和美國，三地的分類都只有一個，所以沒有什麼主分類副分類，它的分類在大陸分到E類，就是屬於固定建築物方面；在臺灣則是分到F類，屬於機械工程類，兩者明顯的不同，所以在這個領域具有通常技術者要怎麼找？再看美國，同樣一件案子，美國也是分到F類，只不過後面的幾階分類和台灣不一樣。所屬技術領域不同，接下來要界定的具有通常知識者自然就不一樣。

二、「具有通常知識者」

就如同法學上常說的毒樹毒果，前面的分類如果不對了，接下來要找的具有通常知識者就差很多，像上述「高速龍捲式迴旋離心管路裝置」這個例子，如果在大陸找一個具有通常知識者，可能找來的會是建築師，如果在臺灣或者美國則可能找來的是機械工程師，這就有很大的差異。

另外，具有通常知識者所謂的「通常知識」，依照智慧財產局現行專利審查基準係指「專利申請時之一般知識及普通技能」，這又是一個問題，申請時是什麼時代，沒有人回得去，當初申請時的先前技術究竟是怎樣，現在是很難用想像的。