中國外觀設計專利判決－圓形與正方形之爭
中國外觀設計專利判決－圓形與正方形之爭
此案一審認為系爭產品大致呈「圓臺形」判定侵權，二、三審認為系爭產品為「正方形」而判定不侵權，其判決逆轉最關鍵的原因在於「整體形狀」的差異。中國最高人民法院明確指出「一般消費者通常對其整體形狀會給予較多的關注」。由此可知，整體形狀具有變化時，即便有許多相近或相同的共同特徵，系爭產品仍有可能被判定不侵權，因此在中國申請外觀設計專利時應妥善運用合案設計的策略，以使設計專利權的保護更為完整。
引用判決：
廣東省深圳市中級人民法院（2017）粵03民初654號(下稱一審)
廣東省高級人民法院(2019)粵民終518號(下稱二審)：
中華人民共和國最高人民法院（2019）最高法民申2085號(下稱三審)
原告(一審)：黃Ｏ剛(下稱系爭專利權人)
被告(一審)：深圳ＯＯ科技有限公司、東莞ＯＯ科技有限公司
判決結果：
本案件系爭專利權人一審勝訴，二審及三審敗訴。
【一審判決系爭專利權人勝訴】
※一審法院判定：兩者整體造型相同，均大致呈圓臺形，正面直徑均略小於背面直徑，整體均呈扁平形狀，頂面均採取“三同心圓”的設計手法，而且功能區域的按鍵的排布方式完全相同，而這些設計部位均屬於產品在正常使用過程中容易被消費者直接觀察到的部位。結合整體觀察、綜合判斷的外觀設計判定規則，應認定被訴設計與案涉授權設計不存在實質性差異，二者構成近似。相應的，被訴設計落入案涉專利權的保護範圍，被訴產品屬於侵害案涉專利權的侵權產品。
【二審判決：系爭專利權人敗訴】
※二審法院判定：一般消費者對其整體形狀給予較多的關注。被訴侵權產品整體略呈近似正方形，而涉案專利產品為常見的圓臺狀設計，兩者整體形狀差別較大，該不同點屬於產品在正常使用時容易被一般消費者直接觀察到的部位，對整體視覺效果產生顯著影響。同時，被訴侵權產品控制台與所在面的相對比例、內陷結構等設計區別，位於產品頂面中心，是一般消費者使用該產品時容易關注到的部位。因此，從一般消費者的知識水準和認知能力進行整體觀察、綜合判斷，二者既不相同也不相近似。
【三審判決：系爭專利權人敗訴】
三審法院判定：一般消費者通常對其整體形狀會給予較多的關注。被訴侵權產品整體略呈近似正方形，而涉案專利為常見的圓臺狀設計，兩者整體形狀差別較大，該不同點屬於產品在正常使用時容易被一般消費者直接觀察到的部位，對整體視覺效果產生顯著影響。…。因此，從一般消費者的知識水準和認知能力進行整體觀察、綜合判斷，二審法院認定被訴侵權產品與涉案專利既不相同也不相近似並無不當。
本所分析：
- 以往在申請外觀設計(設計專利)時，不同於發明或新型專利會進行專利範圍的規劃，申請人通常會直接以產品的整體外觀提出申請，而這個判決結果，正顯現出外觀設計(設計專利)申請前，事先進行佈局的重要性。系爭產品相較於系爭專利確實有許多相同或近似的視覺意象，但於整體形狀有所差異時，且該差異為法院所認定屬一般消費者直接觀察到的部位而對整體視覺效果產生顯著影響時，很容易對專利權人產生不利的判決結果。
- 中國專利制度，目前尚無如同台灣「局部設計」的專利申請制度，在台灣進行設計專利申請佈局時，若面臨整體形狀有過度侷限專利範圍的問題時，在台灣可另案提出「部分設計」的申請案，例如：以虛線表現「整體形狀」，使「整體形狀」成為不主張設計的部分，此種申請策略能以較大的專利範圍提出申請。
- 依照中國現有的專利制度，若面臨外觀設計整體形狀過度侷限專利範圍的問題時，申請人除了提出非近似外觀設計的獨立申請案之外，亦可提出多項近似外觀設計的「合案申請」，所謂合案申請係指「中國專利法第31條第2款的規定，同一產品兩項以上的相似外觀設計可以作為一件申請提出。」因此，在提出申請時，申請人若能預先設計出其他可能的近似設計變化設計，並提出「合案申請」，則可獲得較佳的專利範圍，例如提出整體形狀為「圓形」、「多邊形」以及「接近圓形之方形」等提出多項近似外觀設計的「合案申請」。(註：合案申請之近似外觀設計以10項為限。)
著作人：邱易
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