商業軟體專利的過去、現在與未來-因應Alice Corp. v. CLS Bank International的最高法院判決談起(上)

        美國最高法院在2014年6月19日做出Alice Corp. v. CLS Bank International的判決，給出了專利適格性涉及”抽象構想”的測試方法。最高法院做出Alice判決，主要是根據其在2012年所作出做出的Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. __, 132 S.Ct. 1289, 101 USPQ2d 1961 (2012)的判決為基礎所推展出來的。Mayo Collaborative Servs.的判決，主要是提出兩點結論:(1) 一項新發現的自然法則本身是不具備專利性，及(2)對於新發現法則的應用，若是該應用僅僅依賴技藝中已知的元素，則新發現的法則的應用通常也不具備專利性。關於Alice/Mayo 的測試方法，在此做個簡單的說明，並且回顧一下美國聯邦法院對於商業軟體專利的專利適格性測試標準的演進。

        自從CAFC在1998年做出State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.,149 F.3d 1368(Fed. Cir. 1998)的判決，法院認定只要專利的請求項涉及一些實際應用，且產生有用的、具體的、有形的結果，就可以成為專利適格客體。自此，商業方法的專利申請案數量如雨後春筍般迅速成長。長久以來，對於判斷哪些商業方法的專利申請案可成為專利適格客體，法院都是採用自最高法院作出的Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63(1972), Parker v. Flook, 437U.S. 584(1978), 以及Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175(1981)等判決中提出的machine or transformation測試來判斷。所謂的「machine or transformation測試」，乃是指出一個方法發明必須(1)由一種特定的機器(machine)所執行，這種機器實行方法必須是新穎且非是瑣碎的(not trivial)，或是(2)將一物品(article)轉換(transform)到另一種狀態或成為另一種物質。

        在2010年，美國最高法院對Bilski v. Kappos案作出判決，判定之前聯邦巡迴上訴法院(CAFC)採用的machine or transformation測試來判斷軟體或商業方法專利申請案是否符合專利適格客體，已經不是唯一的判斷標準，僅能作為”有用且重要的判斷線索”。抽象構想(abstract idea)或是應用抽象構想後限定使用環境或增加非重要後解決活動，不屬於可授予專利的發明。自Bilski判決出來後，對於哪些商業方法申請案是符合美國專利法第101條專利適合客體的判斷標準，就一直是許多人討論的話題。在Bilski判決之後，最高法院或是CAFC並未對軟體/商業方法專利的專利適格性的判斷提出一套新的標準或是創造新的標準。從2011年起，CAFC 對美國專利法第101條專利適合客體相關的訴訟案，遵循Bilski案作出多起判決，包括CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.,654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011), Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC, 657 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2011)，以及Dealertrack v. Huber, 674 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2012)。這一系列的判決，法院並沒有建立新的標準來測試軟體或商業方法的專利請求項是否具有專利適格性，而僅僅是將Bilski判決的做個延伸。例如，在CyberSource Corp.案中，CAFC認為系爭專利的請求項包含經由網際網路來進行信用卡交易的認證方法及系統，其中根據machine or transformation測試，系爭專利的請求項並未要求使用任何機器或是將任何物體轉變成不同的狀態或是事物，因此請求項並未通過machine or transformation測試。再者，依循Bilski判決，法院判斷系爭專利的請求項乃是屬於一種可以用紙跟筆來實現的心理程序，並沒有提供任何的指標來證明系爭專利的請求項屬於專利適格客體。因此，CyberSource Corp.的判決，僅僅是將machine or transformation測試中的”machine”延伸成為”Internet”(網際網路)。在Ultramercial, LLC v. Hulu案中，系爭專利的請求項指向一種在網際網路上散播有著作權的作品給消費者，其中消費者只需瀏覽廣告就可以免費收到有著作權的產品，而廣告商付錢取得有著作權的作品。CAFC認為雖然利用廣告來獲取利潤只是單純地抽象構想，然而在系爭專利的請求項中，為了要將這個抽象構想應用到利用有著作權的產品牟利，需要複雜的電腦程式，也會涉及多方面的電腦介面。因此，CAFC判定系爭專利的請求項屬於專利適格客體。在Dealertrack v. Huber案中，系爭專利的請求項指向一種利用電腦輔助來管理信用卡申請案件的方法。CAFC判定系爭專利的請求項乃是說明了透過票據交換所來處理資訊的基本概念，本身並未說明電腦如何輔助來完成該方法，或是說明利用電腦來實行方法的重要性。因此，系爭專利的請求項並未通過machine or transformation測試，且僅僅是一個單純的票據交換所抽象構想，非為專利適格客體。

        在Mayo案中，最高法院提出了判斷專利適格性的兩點原則。這些原則，經由Alice案被延伸而成立一個新的測試標準。在Alice案中，Alice Corporation 擁有四件美國專利，其主張用於兩方金融交易系統的電子交易方法與電腦程式，其中電腦系統作為仲介的第三方來降低交易風險。這種交易方式一般稱為”託管交易”(escrow)，其使用於金融系統中已經有數百年的歷史。Alice Corporation的這些專利說明”託管交易”可以用一般電腦完成，然而，Alice Corporation的這些專利並未說明一般電腦如何完成”託管交易”，也沒有包含任何原始碼或詳細細節。Alice Corporation本身就是一個不實施專利個體(NPE)，也就是俗稱的”專利蟑螂”(patent troll)。在2007年，CLS Bank向DC聯邦地方法院控告Alice，尋求宣告審判(declaratory judgment)，請求法院判決Alice的專利無效且不可實施，且CLS Bank並未侵犯其專利權。Alice反訴CLS Bank侵犯其專利權。DC聯邦地方法院判決Alice的專利無效，因為其claim 屬於抽象構想，不屬於專利法第101條所規定的專利適格客體。Alice不服地方法院的判決而上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。CAFC逆轉地方法院的判決，認為Alice的專利有效。隨後CAFC退回判決而採取聯席(en banc)的方式重審此案。CAFC的聯席判決維持了地方法院的判決而認定專利無效。Alice不服CAFC的聯席判決而上訴至最高法院。

        最高法院首先明確指出，在判斷專利申請案是否符合專利法第101條的專利適格性要件之前，要先能夠區別主張人類智巧的建造基礎作為專利請求項的不適格專利，以及整合這些建造基礎後到其他內容而轉換成具有適格性的專利。因此，最高法院引用Mayo的判決，提出一個”兩步驟”的測試方法來判斷專利申請案是否為自然法則、自然現象或抽象構想的轉換應用而具備專利適格性。Alice/Mayo測試的第一個步驟為判斷請求項是否包含抽象概念，例如演算法、計算方法或其他的一般原則。如否，則請求項有可能具有專利性，則根據專利法的其他規定的要件來審視其專利性。若是，則進行第二步驟。Alice/Mayo測試的第二個步驟為判斷專利是否加入某些額外的東西到構想中來具體表達”發明概念”，亦即，是否有”發明性元素”加入抽象構想中。因此，僅利用指令將抽象構想實施到電腦上是不能產生專利適格性的;使用一個一般的電腦來實施抽象構想，是不能夠將一個不具備專利適格性的抽象構想轉換成具專利適格性的發明;敘說一個抽象構想且”應用它”也不足以產生專利適格性;而限制一個抽象構想的使用至一個特殊的技術環境也不足以產生專利適格性。

        最高法院應用上述的Alice/Mayo的”兩步驟”的測試方法來分析系爭專利後認為: 系爭專利的”託管交易”概念為商業體系中長期被普遍使用的基本金融交易行為。第三方實體的使用也是現代經濟的一項建構基礎。因此，系爭專利的”託管交易”為不具專利適格性的抽象構想。接著，在Alice/Mayo的測試的第二個步驟中，系爭專利的請求項是否包含”發明概念”，來轉換抽象構想成具專利適格性的發明。最高法院認為系爭專利的請求項由一般用途的電腦來執行，不足以將抽象構想轉換成具專利適格性的發明。因此，最高法院判決Alice的專利全部都不具備專利適格性而無效。

        在最高法院作出Alice判決後，USPTO 也在2014年6月25日對其審查部門發布“Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Ply. Ltd. v. CLS Bank International, et al.”的備忘錄。並且，在2014年12月16日的聯邦公報(federal register )上發表通知”2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility”。這是提供給專利審查官在審查專利申請案是否符合專利法101要件中規定的專利適格客體的指南。總地來說，USPTO的審查官，係根據底下的流程圖來判斷專利申請案是否具有專利適格性:

因應Alice判決的軟體/商業方法的申請/適格性訴訟防衛策略

        鑒於“Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Ply. Ltd. v. CLS Bank International, et al.”的備忘錄的通行及”2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility”的公告，USPTO的審查官在2014年7月起，都會嚴格遵循Alice/Mayo的兩階段測試來嚴格檢驗專利申請的請求項是否符合美國專利法第101條所規定的專利適格客體。因此，在後Alice時代，軟體或商業方法的專利申請案，若是落入Alice/Mayo的第一步測試所述的抽象構想，而想要通過Alice/Mayo的第二步測試的”發明性概念”分析，亦即判斷請求項中包含加入抽象構想中的額外元素，是否在重要性上超過(significantly more)抽象構想，底下的策略可以列入考慮:

1.引用習知技藝與發明比較，作為主張發明”重要性上超過”抽象構想”的基礎;

2. 強調請求項所在相同領域或是不同領域所解決掉的技術問題;

3. 強調屬於發明中的一部分的任何特殊的軟體或演算法，係用來解決技術問題。

在下一篇中，我們會舉出三個美國聯邦法院的判決作為例子，讓從業者能夠更加明瞭，若是軟體或商業方法專利依照上述策略來進行，才足夠讓行政機關(例如專利局的審查官或是專利局/ITC的行政法官)或是司法機關(例如法院)判斷專利的請求項具有適格性，而克服專利不具適格性的駁回或是維持專利的有效性。

作者:黃啟榮/資深專利工程師