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商業軟體專利的過去、現在與未來-由Alice Corp. v. CLS Bank International的最高法院判決談起(中)
 

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商業軟體專利的過去、現在與未來-由Alice Corp. v. CLS Bank International的最高法院判決談起(中)

商業軟體專利的過去、現在與未來-由Alice Corp. v. CLS Bank International的最高法院判決談起(中)

 

軟體/商業方法專利的專利適格性的成功防衛判例

 

在受到各界矚目的Alice判決出來之後,所有的聯邦法院便被要求運用該判決所提出的兩階段測試來判斷商業方法專利是否具備專利適格性。為了了解法院判斷商業方法專利是否具備專利適格性的基本原則,在此針對其中二個經由法院審理後依然維持系爭專利的有效性的判決,進行粗略的探討與分析:

 

(1) 2014年9月29日,伊利諾北區法院東分院做出Card Verification Solutions, LLC v. Citigroup Inc., 13 C 6339 (N.D. Ill. Sept. 29, 2014)的判決。在Card Verification Solutions案中,Card Verification Solutions擁有美國專利5,826,245,並且控告Citigroup侵犯其專利權。’245專利的請求項指向一種提供驗證(verification)資訊來完成安全交易的方法,其可准許交易起始方(例如信用卡持有人)的秘密資訊在不安全的網路上傳遞,且降低秘密資訊被不受信任的一方給擷取的風險。該方法的步驟包含:產生代表交易起始方的秘密資料的一部分(例如信用卡號碼的一部分)的一個第一標誌 (token),以及產生代表交易起始方的秘密資料的一個第二標誌(例如信用卡號碼的其餘部分); 將第一標誌傳送到尋求驗證方(例如商家); 將第二標誌傳送到第三方驗證方; 尋求驗證方將第一標誌傳送到第三方驗證方; 第三方驗證方根據第一標誌與第二標誌驗證秘密資訊,並將驗證資訊傳送給尋求驗證方。

 

地方法院採用Alice/Mayo的兩階段測試來先判斷’245專利的系爭請求項是否指向自然法則、自然現象或是抽象構想; 若是,則判斷請求項是否包含額外的元素以將請求項轉換成專利適格客體。法院認為請求項的方法涉及”將秘密資訊傳送至受信任的第三中介方來確保可以完成交易且秘密資料依然安全”的交易概念,此為商業系統中長期以來普遍使用的基本經濟實務,屬於抽象構想。在Alice/Mayo的第二步驟的分析中,法院指出’245專利的系爭請求項的結構包含電腦、不安全網路、假散亂標籤產生軟體(pseudorandom tag generating software,產生包含在token裡面用來互相辨識用的tag),並且假散亂標籤產生軟體的演算法並非可由人工如紙筆來完成。再者,法院認為’245專利並未提到運用特殊的機器來實現,然而將亂數產生的標籤加入秘密資料中,將信用卡號碼轉變成辨識元(identifier)給驗證方來使用,改變了原始的秘密資訊。雖然請求項並未造成物質的物理變化,其利用了用來改變資料的系統以便在電子通信的領域具有具體的效果。因此,法院判定系爭專利的請求項具有額外的元素,以將請求項的本質轉換成專利適格客體。

 

(2) CAFC第一次採用”兩步驟”的測試來判斷系爭專利是否具有適格性,而維持住專利有效性的案例,乃是CAFC在2014年12月5日做出的DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)判決。在DDR Holdings案中,DDR擁有兩件專利-‘572專利與’399專利,其請求項涵蓋產生一個”複合網頁”的系統與方法,該複合網頁會將主機網站的某些視覺元素與第三方商家的內容合併,以解決當網站參觀者點選主機網站上的廣告時,使用者會自動被導引至廣告商的網站而遠離主機網站,使得主機網站失去網站參觀者、網站參觀者較不願意在廣告商處購買商品,以及使用者經驗受到打擾的問題。因此,系爭專利揭露一種”混合式網站”,其複製了主機網站的”外表與感覺”,卻也包含了廣告商網站的相關產品資訊,甚至能夠讓使用者在不需要參觀廣告商網站的情形下,自廣告商購買產品。

 

      CAFC認為’572專利已經被預期(anticipated)而無效,而應用Alice/Mayo的兩段式測試,來判斷’399專利的請求項是否具有專利適格性。法院認為在進行Alice/Mayo的測試的第一個步驟來判斷’399專利的請求項是否為抽象構想時,並未明確說明是否請求項為抽象構想(雖然法院說明將兩個商業網站的網頁弄得看來相像,似乎可歸類為抽象構想,但是並未給出明確結果)。儘管如此,法院繼續進行Alice/Mayo的測試的第二個步驟來判斷’399專利的請求項是否包含”發明性概念”。法院認為’399專利的請求項包含發明性概念,因為請求項並未單純地將網路出現之前的世界中的抽象構想取出來並將之實現在電腦上,而是藉由實施一個解決方案來解決對網路而言為特殊的技術問題。該解決方案對那種技術環境而言為特殊的,且與藉由技術領域中例行或習知的使用方法所提出的方式是不同的。’399專利的請求項列舉一種特殊的方法來讓一個外部供應商自動產生一個複合網頁來合併多個來源的元素,以解決網路上的網站的問題。因此,’399專利的請求項包含”額外的特點”可確保請求項”不僅僅是為了要將抽象構想寡占化所付出的撰寫勞力”。簡言之,’399專利的請求項相當於一個發明性概念來解決這個特殊的以網路為中心的問題,使其成為具專利適格性。

 

軟體/商業方法專利的專利適格性的失格判例

 

為了方便進行案件的交叉比對,而能夠對法院審理商業方法專利的專利適格性的基本原則有較為深入的理解,在此針對一個經由法院審理後判決系爭商業方法專利無效的代表性判決,作為對照組:

 

(3) 在2014年11月14日,CAFC應用Alice/Mayo測試作出如下的商業方法專利是否具備專利適格性的判決:Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)。在前述Ultramercial, LLC vHulu, LLC, 657 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2011)的案例中,被告之一的WildTangent多次上訴到最高法院,最高法院也多次撤銷CAFC的判決,要求CAFC遵照最高法院新發出的Mayo判決及Alice判決來重審此案。最終,CAFC遵照Alice判決做出了Ultramercial, Inc. v. Hulu最後的判決。

 

在這次審理時,Ultramercial爭辯系爭’545專利的請求項涵蓋一種特殊的方法來廣告與散布內容,這種方式是前所未知且從未在網路上運用過。然而,CAFC認為請求項的方法雖然加入了一定程度的特別性,其方法僅描述一種在傳送免費內容前顯示廣告的抽象構想,而由Alice/Mayo測試的第一個步驟判斷請求項為單純的抽象構想。接著,法院進行Alice/Mayo測試的第二個步驟,來判斷請求項是否比僅僅描述抽象方法提出更有意義的東西,亦即判斷請求項是否揭露發明性概念。據此,法院要判斷請求項所述的抽象構想是否包含額外特點,來確保請求項不僅僅是為了要將抽象構想寡占化所付出的撰寫勞力,並且額外特點必須”不只是熟知的、例行的、習知的活動而已”。法院認為請求項的方法的步驟僅包含習知的步驟順序,而以大綱的方式明確說明出來,其僅僅教導從業者以例行的、習知的活動來實現抽象構想,因而無法通過Alice/Mayo測試的第二個步驟。據此,CAFC判定’545號專利不具專利適格性,其專利權無效。

 

法律評析

 

Card Verification SolutionsDDRUltramercial的判決做個交叉比較可以發現,軟體或商業方法的專利,想要通過Alice/Mayo測試已成為具專利適格性的客體,最重要的環節在於要讓請求項中的抽象構想包含”額外特點”,來確保請求項不僅僅是為了要將抽象構想寡占化所付出的撰寫勞力,並且額外特點必須”不只是熟知的、例行的、習知的活動而已”。舉例來說,DDR的’399專利的請求項涵蓋產生一個”複合網頁”的系統與方法,他的抽象構想是產生一個主機展站的內容與廣告商網站的商品信息合併的複合網頁,讓使用者在參觀主機網站時,在不需要參觀廣告商網站的情形下,自廣告商購買產品。為了將主機網站的某些視覺元素與第三方商家的內容合併,需藉由由外部供應商自動產生一個複合網頁來合併多個來源的元素,來解決這個特殊的以網路為中心的問題,亦即使用者遠離主機網站、主機網站失去網站參觀者、降低使用者在廣告商處購買商品的意願,以及使用者經驗受到打擾的問題。同時,因為習知在網路時代之前的購物活動與網路時代的購物活動不同,例如過去消費者走進一家倉儲式商店裡,裡面有一個售貨亭(kiosk)販售第三方產品,當使用者走入售貨亭,並不會瞬間被傳輸到倉儲式商店外面而重新安置在第三方的地點。然而在網路時代,網路的位置瞬息萬變,上述的活動只需要一個點擊便可以從一個hyperlink位址瞬間轉到另一個hyperlink位址。因此,’399專利請求項的這個加入抽象構想的”額外特點”,已經不是熟知的、例行的、習知的活動而已。也正是因此,CAFC會維持其專利權。

 

此外,Card Verification Solutions的’245專利的系爭請求項,由於主張在秘密資料(例如信用卡號碼中)加入標籤(tag)而產生標誌(token),以方便第三方驗證方可以辨識標誌間的相互關聯(correlation)。雖然’245專利的系爭請求項並未限定應用在特殊的技術環境或電腦,它已經改變了原始秘密資料的狀態以便在電子通信的領域產生具體的效果。因此,法院判定’245專利的請求項具有額外的元素以將請求項的本質轉換成專利適格客體。因而地方法院判決其具有專利適格性。

 

相較之下,Ultramercial的’545專利的請求項,乃是提出傳送免費內容前顯示廣告的抽象構想,並且將它實現在網路上經由網路來傳遞。此外,其方法包含習知的步驟順序,而以大綱的方式明確說明出來其僅僅教導從業者以例行的、習知的活動來實現抽象構想。因此,’545號專利的請求項並未包含加入抽象構想中的額外特點,而無法成為具專利適格性的客體。

 

由策略觀點來解釋法院所做出的專利適格性判決的基本原理

 

最後,根據上一篇所討論到的克服Alice/Mayo測試法的第二個步驟的策略,來理解為何法院認為Card Verification Solutions及DDR能通過Alice/Mayo測試法的第二個步驟,而被判定具有專利適格性,而認為Ultramercial無法通過Alice/Mayo測試法的第二個步驟,而被判定失去專利適格性。我們得到的結果如下:

 

1.引用習知技藝與發明比較,作為主張發明”重要性上超過的抽象構想”的基礎:最高法院在Alice案中提到,若請求項判斷為一抽象構想時,則判斷請求項是否有額外特點加入抽象構想中,使得請求項具有”發明性概念”,亦即,找出請求項中是否有”重要性上超過”抽象構想的事物。因此,可以先行研習說明書記載的公知習知技藝、進行習知技術檢索所獲得的習知技藝,甚至是審查委員引用的習知技藝,或是再審查/訴訟/爭議案的對手提出的習知技藝,描繪出發明與習知技藝的差異。一般而言,由於習知技藝會描述一個抽象構想的實施態樣,其都會比抽象構想的範圍要來的窄,也就是說,習知技藝會”重要性上超過”抽象構想。若發明的範圍比習知技藝的範圍要來的窄,也就是說,發明會”重要性上超過”習知技藝,則發明也會理所當然地”重要性上超過”抽象構想。舉例來說,在上述三件案例中,無論是Card Verification Solutions的’245專利、DDR的’399專利、Ultramercial的’545專利,都在說明書中詳細說明公知習知技藝,若是將發明與公知習知技藝以及檢索到的習知技藝,甚至是審查委員引用的習知技藝,或是再審查/訴訟/爭議案的對手提出的習知技藝,拿來與發明比較,而描繪出發明與習知技藝的差異,則在判斷發明專利是否通過Alice/Mayo測試的第二個步驟就具有優勢。

 

2. 強調請求項所在相同領域或是不同領域所解決掉的技術問題: Card Verification Solutions的’245專利請求項的技術領域屬於在不安全的網路上傳送驗證資料來完成交易的方法,其所解決掉的技術問題為交易起始人的秘密資訊在不安全的網路上傳遞,而產生秘密資訊被不受信任的一方給擷取的風險。DDR的’399專利請求項所解決掉的技術問題,為當網站參觀者點選主機網站上的廣告時,使用者會自動被導引至廣告商的網站而遠離主機網站,使得:(1)主機網站失去網站參觀者; (2)網站參觀者較不願意在廣告商處購買商品; 以及(3)使用者經驗受到打擾的問題。相較之下,Ultramercial的’545號專利的請求項並未解決在相同領域或相關領域的技術問題,其方案乃是經由散布有著作權的內容來牟利(monetizing),並未涉及任何電子商務領域或媒體傳播領域的技術問題。因此,Ultramercial的’545號專利的請求項,就此點難以主張其”重要性上超過”抽象構想。

 

3. 強調屬於發明中的一部分的任何特殊的軟體或演算法,係用來解決技術問題: Card Verification Solutions的’245專利利用了特殊的軟體,亦即假散亂標籤產生軟體,來產生標籤(tag),標籤會加入標誌(token)中來辨識token之間的相互關係(correlation)。此外,DDR的’399專利請求項提出一種特殊的方法來讓一個外部供應商自動產生一個複合網頁來合併多個網站的元素,以讓使用者在參觀主機網站時,不須離開主機網站而可以購買第三方廣告商或商家的產品。此種特殊的方法,也屬於一種特殊的演算法。相較之下,Ultramercial的’545號專利的請求項並未提出任何特殊的軟體或演算法來解決技術問題,因此就此點難以主張其”重要性上超過”抽象構想。

 

綜合以上,Card Verification Solutions的’245專利及DDR的’399專利,在策略上都符合第一條(引用習知技藝與發明比較,作為主張發明”重要性上超過的抽象構想”的基礎)、第二條(強調請求項所在相同領域或是不同領域所解決掉的技術問題)與第三條(強調屬於發明中的一部分的任何特殊的軟體或演算法,係用來解決技術問題)的條件,而最終法院判定其請求項具有專利適格性。Ultramercial的’545號專利的請求項並不符合第二條(強調請求項所在相同領域或是不同領域所解決掉的技術問題)與第三條(強調屬於發明中的一部分的任何特殊的軟體或演算法,係用來解決技術問題)的條件,最後也不意外地被CAFC判定其請求項不具有專利適格性了。

 

作者:黃啟榮/資深專利工程師