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商業軟體專利的過去、現在與未來-由Alice Corp. v. CLS Bank International的最高法院判決談起(下)
 

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商業軟體專利的過去、現在與未來-由Alice Corp. v. CLS Bank International的最高法院判決談起(下)

商業軟體專利的過去、現在與未來-由Alice Corp. v. CLS Bank International的最高法院判決談起(下)

Alice判決的後續效應(aftermath)

根據美國智財專業雜誌IAM (intellectual asset management)委託專業專利研究業者根據所擁有軟體專利件數,對業者沖擊程度加以評估,結果發現甲骨文公司(Oracle)的專利夾(patent portfolio)受到衝擊的程度達76%,因為Oracle專利屬於軟體專利者很多,其次則為谷歌(Google) (58%),第三名則是微軟(55%),第四名IBM(49%),第五名思科(Cisco)(38%)。而在受影響程度排名的前十名中,除了蘋果(Apple) (34%), HP(31%)以及Intel (29%),還有兩家NPE,分別是第八名的Rockstar(31%)以及第十名的Round Rock Research (26%)。Alice案後受影響的公司與受影響程度排名如下表所示:

表一、Alice案後受影響最大公司

#

科技大廠

Alice案後受影響程度的公司排名

1

Oracle

76%

2

Google

58%

3

Microsoft

55%

4

IBM

49%

5

Cisco Systems

38%

6

Apple

34%

7

Hewlett Packard

31%

8

Rockstar

31%

9

Intel

29%

10

Round Rock Research

26%

11

Alcatel Lucent

25%

12

Intellectual Ventures

24%

13

Honeywell International

18%

14

Nokia

16%

15

Texas Instruments

16%

16

Ericsson

15%

17

Qualcomm

15%

18

Micron Technology

14%

19

Xerox

12%

20

Panasonic

10%

21

InterDigital

9%

22

Samsung

9%

23

GE

8%

24

Philips

7%

25

AT&T

6%

而且,值得注意的是USPTO對於商業方法的專利申請案的核准數量,自Alice案判決發布之後大幅度下滑。下圖的統計表列出自2014年6月至2015年8月間,核准的美國商業方法專利的月報統計,其中美國商業方法專利是分類在美國專利分類號(USPC)的705號中:

由統計圖表可以看出,在Alice判決出來後的一個月內,即2014年7月,商業方法的專利核准數量還有800多件。然而自2014年8月起,每個月的商業方法專利的核准數量開始大幅下降,至2014年9月之後至2015年8月止,每個月商業方法專利的核准數量都下降到200至400之間。

另外,向USPTO提出的商業方法的專利申請案的申請數量,自Alice案判決發布之後也是大幅度下滑。下圖的統計表列出最近五年內(自2010年8月至2015年8月),美國商業方法專利申請案的統計,其中美國商業方法專利是分類在美國專利分類號(USPC)的705號中:

 

(統計日期:2015年9月1日)

除此之外,在Alice判決出來之後的六個月,除了前面提到的Ultramercial案之外,還有15件涉及軟體/商業方法的專利的侵權訴訟案件被法院作出判決,且宣告這些軟體/商業方法的專利無效。這些判決乃是法院根據Alice判決所給定的兩階段測試,而判定這些訴訟中的軟體/商業方法的專利缺乏專利適格性要件。這些案件列示如下:

判決日期

管轄法院

案件

2014.7.6

德拉瓦州地方法院

Comcast IP Holdings I, LLC v. Sprint Communications Company L.P.

2014.7.8

紐約南區地方法院

DietGoal Innovations LLC v. Bravo Media LLC

2014.7.17

CAFC

Digitech Image v. Electronics for Imaging, Inc.

2014.8.15

維吉尼亞州東區地方法院

I/P Engine, Inc. v. AOL, Inc.

2014.8.26

CAFC

Planet Bingo LLC v. VKGS LLC

2014.8.29

加州中區地方法院

CMG Financial Services, Inc. v. Pacific Trust Bank, F.S.B.

2014.9.3

東德州地方法院

Loyalty Conversion Systems v. American Airlines, Inc. et al.

2014.9.3

德拉瓦州地方法院

Genetic Tech v. LabCorp and 23AndMe

2014.9.3

德拉瓦州地方法院

Walker Digital, LLC v. Google, Inc.

2014.9.3

德拉瓦州地方法院

Tuxis Tech v. Amazon

2014.9.3

CAFC

buySAFE, Inc. v. Google, Inc.

2014.9.4

加州中區地方法院

Eclipse IP, LLC v. McKinley Equipment Corporation

2014.9.11

佛羅里達中區地方法院坦帕分院

Every Penny Counts, Inc. v. Wells Fargo Bank, N.A.

2014.9.19

加州北區地方法院

Open Text v. Alfresco Software

2014.09.22

加州中區地方法院

McRO (Planet Blue) v. Activision Blizzard, et al.

 

此外,USPTO的專利審判與上訴委員會(PTAB)應用Alice判決,認定下面兩件專利上訴案件的請求項,缺乏專利適格性要件,因而駁回專利申請。這些案件列示如下:

而截至目前(2015年9月3日),2015年度已經有兩件涉及軟體/商業方法專利的侵權訴訟案件,被地方法院認定缺乏專利適格性要件,因而判決系爭專利全部無效。這些案件的簡述如下:

2015.3.18

德拉瓦州地方法院

Priceplay.com Inc. v. AOL Advertising Inc.

Priceplay的兩件專利的請求項主張用於在網路上進行商業交易的商業程序,其可根據價格決定活動期間的買家表現,提供買家減少產品/服務的價格的機會。法院利用Alice/Mayo的兩步驟測試認為系爭專利的請求項指向一種”網路上的銷售交易的表現”的抽象構想,且其利用電腦執行的功能單純地為例行性及傳統式的,僅需要一般的電腦來執行一般的電腦功能,故判決兩項專利請求無效。

2015.7.15

加州北區地方法院

Netflix, Inc. v. Rovi Corporation

Rovi公司擁有五件專利,其中兩件關於在互動節目指南系統中根據儲存的觀看歷史做出建議給使用者;兩件關於在互動節目指南系統中使用目錄來組織節目; 一件關於創造書籤以便在不同裝置之間恢復播放程序。法院認定這五件專利的請求項都是指向抽象構想,且用來實施抽象構想的電腦屬於傳統的client/server架構,且方法包含熟知、例行與習知的步驟。因此請求項並未包含加入抽象構想中的額外特點,也並未執行特殊的功能,故判決五項專利請求無效。

未來的焦點:McRO v. Activision BlizzardCAFC的判決

前面提到的McRO (Planet Blue) v. Activision Blizzard 的專利侵權訴訟案件,在2014年9月22日被加州中區地方法院判定McRO所擁有的兩篇專利皆無效。然而,McRO已經上訴至CAFC,美國商業軟體聯盟(BSA)也在2015年3月6日向CAFC提交了法庭之友理由書(amicus curiae brief),amicus curiae brief提到地方法院判決此案的諸多謬誤,例如法院在進行Alice/Mayo測試的第一個步驟時,並未真正判斷系爭專利的請求項是否指向一個抽象構想,而是將系爭專利的請求項中屬於習知技術的元素捨棄來判斷,據此認為請求項為一抽象構想。接下來,在進行Alice/Mayo測試的第二個步驟時,法院當作是判斷系爭專利的請求項是否符合專利法第103條的非顯而易見性來判斷,因而認為系爭專利的請求項中的”新穎特徵”並未加入發明性概念。此案件在CAFC的判決,受到下級法院和軟體業界及電子商務廠商高度關注,值得後續留意與觀察。