由New Balance被判侵權案，看外文商標中譯名之保護

一、案例事實：

美國知名運動品牌New Balance在中國市場遭遇商標侵權訴訟。廣州市中級人民法院2015年4月24日作出一審判決，美國New Balance公司在中國的關聯公司因使用他人已註冊商標「新百伦」，構成對他人商標專用權的侵犯，需賠償對方9800萬元人民幣（約4.8億元新台幣）。

此案原告於2004年4月受讓於1996年8月21日註冊之「百倫」商標，並於2008年1月註冊「新百倫」商標。原告主張美國New Balance公司在中國的關聯公司新百倫貿易（中國）有限公司，使用「新百倫」作為商標標識，侵害其商標權。廣州中院審查認為，被告早已明知原告獲得 「新百倫」商標註冊；且「新百倫」非「NEW BALANCE」之唯一中譯名，被告執意使用「新百倫」，顯然存在侵權之主觀惡意，應承擔侵權責任。因此判決美國New Balance公司需賠償對方9800萬元人民幣（約4.8億元新台幣）。

本案New Balance公司向廣東省高級人民法院提起第二審上訴，廣東高院經審理，維持一審法院見解，認定美國New Balance公司確有侵害原告商標權之事實，惟其經營獲利並非全部全部來自於侵害原告商標，因此更改賠償金額為５００萬人民幣。

此前，Bottega、Veneta、AIR JORDEN，甚至是蘋果，都在中國遭遇過被搶註的尷尬。

二、問題焦點：

本案所牽涉之問題，乃是外文商標的中譯名問題。外文商標所有權人於進入中國市場前沒有對中文譯名即時進行商標註冊，而當外國商標所有人要註冊中文譯名時，才 發現該中文譯名已被他人搶註或者他人已擅自使用。此種情形下，商標所有權人通常會以異議撤銷程序或侵權訴訟，來試圖重新獲得該中文譯名或制止其侵權行為， 然而往往無法獲得想要的結果，甚至還有可能被反訴侵權，茲就中國現行法制及相關案例說明如下。

三、現行法制

中國商標制度係採註冊主義，對未註冊商標的保護，只是對註冊在先原則的補充，目的在維護公平競爭並平衡雙方法益。為保護善意在先使用並獲得一定知名度的商標，中國商標法第13條第2項規定，就相同或類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人未在中國註冊的馳名商標，容易導致混淆的，不予註冊並禁止使用。但若未被認定為馳名商標之外文商標中譯名，並無法受該條保護。因此如有他人以與其中譯名相同或類似之中文商標申請註冊，僅得依商標法第30條近似規定保護，惟中譯名商標與外文商標是否可依商標法第30條認定為近似商標，而不准其註冊，則有疑義。

中國商標法並未對商標近似的判定標準做出具體的規定，依國家工商局行政管理總局商標局和商標評審委員會共同制定的《商標審查標準》，其對商標近似的解釋為商標文字、讀音、含義近似，使用在同一種或者類似商品上易使相關公眾對商品的來源產生誤認。《商標審查標準》第三部分第四點第一款第7條、商標文字讀音相同或者近似，且字形或者整體外觀近似，易使相關公眾對商品或者服務的來源產生誤認的，判定為近似商標（但含義、字形或者整體外觀區別明顯，不易使相關公眾對商品或者服務的來源產生誤認的除外，如；第8條、商標文字含義相同或近似，易使相關公眾對商品或者服務的來源產生誤認的，判定為近似商標，如（法文譯為“紅與黑”）。

四、類似判決：

（一）、利萊森瑪公司訴利萊森瑪〔福建〕電機有限公司商標侵權案

原告利萊森瑪公司分別於1987年7月和1994年11月在中國註冊“LEROY-SOMER及圖形”和“LEROY-SOMER”商標,核定使用在第7類“發電機”等商品上。2005年7月,原告利萊森瑪公司授權利萊森瑪電機科技〔福州〕有限公司在生產、銷售的產品上使用涉案註冊商標。被告在其產品及其宣傳冊、安裝維護手冊等材料中,均將“利萊森瑪”與“LEROYSOMER”共同使用。

2005年12月5日,被告將其企業名稱變更為利萊森瑪〔福建〕電機有限公司,同年12月9日,申請“利萊森馬”和“利萊森馬+LLSM”商標。被告在其生產、銷售的產品及其宣傳冊、使用維護說明書等上使用帶有“利萊森瑪”文字的標識及企業名稱,在其產品名牌上英文企業名稱中使用“LEROYSOMMER”字樣。

原告以被告的上述行為侵害其商標權以及構成不正當競爭為由,向法院提起訴訟，一審判決駁回。二審法院認為：利萊森瑪公司是機電行業知名企業，LeroySomer無論是作為公司名稱，還是作為產品品牌，均具有較高的知名度和美譽度。根據現有證據,可以認定外文的LEROYSOMER與中文“利萊森瑪”已經形成固定的對應關係,並為國內相關行業內公眾所熟知。“LEROY-SOMER”作為商標其中文稱呼即為“利萊森瑪”,二者構成近似。被告的上述行為侵害了利萊森瑪公司的註冊商標專用權。最終，二審判決被告立即停止商標侵權及不正當競爭行為、變更企業名稱及賠償兩原告經濟損失100萬元。

（二）、

原告BP股份有限公司（簡稱BP公司）在國際分類第4類工業用油、蠟（原料）等商品上向商標局提出“BEYOND PETROLEUM”商標註冊申請，商標局認為與在傳動帶用蠟等商品上註冊的第1720395號“超越礦業及圖”商標（引證商標1）和在工業用油及油脂上註冊的第956456號“超越及圖”商標（引證商標2）構成近似，因此駁回上述申請。BP公司不服商標局的駁回決定， 申請複審及訴訟均失敗，BP公司沒有上訴，目前上述兩件商標皆已失效。

法院在判定“BEYOND PETROLEUM”商標與“超越礦業”和“超越”是否近似時認為：外文商標如果不是臆造詞的，要考慮該英文單詞對應的主要中文含義。“BEYOND PETROLEUM”商標中的“PETROLEUM”的含義為石油，屬於申請商標所屬行業， 不具有顯著性，該商標的主要部分為“BEYOND” 。“BEYOND” 並非臆造詞，“超出”為“BEYOND”的一種常用含義，原告將“BEYOND”對應的中文定為“超越”，因此認定“BEYOND PETROLEUM”商標與“超越礦業”和“超越”兩個引證商標也構成近似。（北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第204號、第205號行政判決書）

（三）、

美國聯邦家庭貸款抵押有限公司認河南七都不動產經紀有限公司在銀行等服務上申請註冊的“房地美”商標，與其在先申請註冊在金融類服務上的英文商標“FREDDIE MAC”構成使用在同一種或類似服務上的近似商標，因此提出異議。

一審判決維持原判，被異議商標不予核准註冊。二審法院經審理認為，現有證據可以證明“房地美”是“FREDDIE MAC”的一種翻譯形式，二者已形成對應關係，且在抵押貸款等金融服務上具有一定知名度。同 時，被異議商標“房地美”與引證商標“FREDDIE MAC”對應的中文譯名“房地美”完全相同。其對應中文完全相同的情況下，考慮到引證商標中文譯名“房地美”具有較強顯著性，且其在抵押貸款等金融服務上 的知名度，被異議商標與引證商標同時使用在上述服務上易使相關公眾產生混淆誤認，認為被異議商標與聯邦公司存在某種聯繫。

綜上，二審法院認定被異議商標與引證商標構成使用在同一種或類似服務上的近似商標，據此作出上述終審判決。（北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第1469號判決）

五、分析：

商標是一種識別標識，目的在於表彰自己的商品並與他人相區別，而商標法賦予商標權人專用權之目的在於確保商標之識別功能不被破壞，維護市場公平競爭。因此， 商標法除保障商標權人之權利外，尚需顧及公共利益。對外文商標中譯名的保護實質上是將商標權擴展到英文和中譯字音和字義近似的範疇，並不符合傳統商標近似 之審查標準。惟若不保障外文商標之中譯名，則他人得以傍名牌之方式註冊使用外文商標之中譯名，非但影響商標權人之權益，對消費者而言亦屬不利，因此基於商 標法維持公平競爭的市場秩序的立法目的，似應不許其註冊使用。然而並非外文商標的所有可能的譯名都有法律保護的價值。

對於想要攀附外文商標商譽者，通常有這三種行為：一為模仿外文之字形，二為將外文音譯後使用中譯名，三為將外文意譯後使用。第一種明顯為近似商標，申請註冊將不會獲得核准無庸置疑，逕行使用則會遭到侵權訴訟。然而，第二、三種是否構成商標近似則尚有疑問。

外文商標的中文譯名（不包括該譯名直接被註冊為商標的情形）要受到保護，一般需要具備以下3個條件：

（一）、外文商標必須具備一定的知名度。

外文商標的譯名如何確定？司法實踐中，經常考慮的因素包括：外文商標的持有人在商業活動或商業宣傳中長期固定、醒目的宣傳該譯名，如在商品包裝、商標標貼、 商業合同、商業廣告、店鋪招牌、公開宣傳等場合使用；該譯名經過長期商業使用，已經在消費者之中與對應的外文商標形成了唯一指向關係，從而最終指向商品來 源；公共媒體的宣傳和消費者的認知；權威詞典的解釋或者相關行業內的公認事實等。

（二）、外文商標與具體的某一譯名之間建立唯一對應的指向性。

對外文的翻譯，往往有不只一個含義，導致外文商標的意譯存在諸多可能；而由於漢字中同音字眾多，外文對應的音譯也存在多種可能。因此，如果不要求外文譯名的唯一性，就會造成外文商標權利人的商標禁用權範圍無限擴大，不利於公平競爭。

此外，認定商標近似的最重要判斷為是否造成消費者混淆誤認。而在外文商標的譯名存在多種可能性的情況下，消費者事實上不可能對於每個譯名都會產生混淆，因此，對於沒有唯一對應性的譯名，在不會對消費者造成混淆的情況下，沒有保護的必要。

另外，如果外文商標權利人將譯名直接用於商品包裝或裝潢之上並經過長期使用，對於仿冒其譯名的行為，除商標法外，商標權人也可以通過主張不正當競爭來救濟自己的權利。　

（三）、外文商標的中文譯名必須由商標權利人主動創設並使用。

在特定的情況下，某些知名外文商標，雖無正式譯名，但卻因為新聞媒體的宣傳和消費者的認知，而產生具有固定性的對應譯名，對於這種方式產生之譯名，若商標權 人並未主動使用，並不能當然地受到法律保護。例如，“SONYERICSSON”在中國消費者中慣稱為“索愛”，而這一譯名並未經索尼愛立信公司公開承認 及使用。因此，因索尼愛立信公司並未將“索愛”這一譯名用作代表其外文商標及商品來源的主觀意圖和實際行為，儘管消費者已經將“索愛”與該公司建立了唯一 的對應關係，仍屬於“被動使用”而非主動使用，無法主張相關商標權利。因此當有人將“索愛”註冊為商標時，索尼愛立信將無法主張商標被惡意搶註。

六、在台灣、香港、澳門的保護方式：

（一）台灣

台灣商標法

第30條第1項：商標有下列情形之一，不得註冊：

10款：相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；

12款：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者；

智慧財產局混淆誤認審查基準5.2.5：商標給予商品∕服務之消費者印象，可以就商標整體的外觀、觀念、讀音等來觀察，因此判斷商標近似，亦得就此三者來觀察是否已達到可能誤認的近似程度。

台灣法院對外文商標與中譯名是否構成近似，並無一致之標準。例如以下二判決：

1、智慧財產法院103年度行商訴字第109號判決意旨：系爭商標「迪兒」與據以異議「DIOR」商標，雖發音略為相同，然一為中文字，一為英文字，就習用中 文之我國相關消費者而言，其外觀上及觀念上有極大之差異。是系爭商標與據以異議商標異時異地隔離觀察之，其外觀、觀念上予人之整體印象有差異，是近似程度不高。

2、智慧財產法院97年度行商訴字第3號判決意旨：系爭商標「七星」與據以異議之「MILD SEVEN及圖」系列商標相較，外觀上固僅有「SEVEN 」相同，然一般消費者與業者之交易習慣均以「七星」作為「MILD SEVEN及圖」商標之代名詞…因此，系爭商標與據以異議「MILD SEVEN及圖」系列商標觀念近似 ，因此，系爭商標與據以異議商標經由外觀、讀音、觀念觀察，予人之整體印象固有其近似之處。

（二）香港

香港商標條例12條

(3)符合以下情況的商標不得註冊—

(a) 該商標與某在先商標相類似；

(b) 該商標的註冊申請是為某些貨品或服務(“前者”)提出，該在先商標則是為某些貨品

或服務(“後者”)而受保護，而前者與後者相同或相類似；及

(c) 就該等貨品或服務而使用該商標相當可能會令公眾產生混淆。

（三）澳門

《工業產權法律制度》

第二百一十二條

三、商標審查中涉及構成商標之名稱要素時，應注意葡文、中文、英文或其他語文各自或彼此在文字及發音方面可能出現之混淆情況。

第二百一十四條

一、在下列情況下，須拒絕商標註冊：

b）商標之主要部分完全屬複製、仿製或翻譯自另一在澳門馳名之商標，如將其用於相同或相似之產品或服務上即可能與該馳名商標混淆，又或該等產品或服務可能與馳名商標之所有人產生關聯；

七、結論：

觀看兩岸四地的有關法律和司法的實踐，對這種由原文商標衍生而來的中文商標並未明確規範其保護，只要不與申請/註冊在先之商標構成近似，獲准註冊後，任何人 依法皆可擁有該中文商標之所有權。但協力廠商中文商標通常衍生自原文商標之中文音譯或意譯，且該中文商標之知名度，亦係依賴該國外產品之品牌而建立，若核准似不符公平正義。然而將外文音譯或意譯成中文並無一定之方式，在中文同音異字諸多之情況下，消費者不見得會將該中文商標與外國品牌發生單一聯想。因此國外廠商想保護未註冊之外文商標中譯名，並非易事。在此情形下，對於外國公司而言，最重要的事情就是在對外文商標進行註冊時，盡快對其對應的中文譯名進行註冊，不給任何惡意搶註或傍名者機會。