專利權人僅需提出優勢證據，便可以向侵權者要求加重賠償

在2016年6月13日，美國最高法院對Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.做出判決，推翻了之前聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在Seagate判決中所提出來，設計用來判斷侵權者是否為故意侵權來授予專利權人加重賠償的兩段式測試法。

在2007年，聯邦巡迴上訴法院做出了In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)。在Seagate判決中，聯邦巡迴上訴法院提出了一個兩段式測試法，要求專利權人根據此法來證明侵權者為故意侵權來獲得加重賠償金。第一步驟為客觀性測試(objective prong)，專利權人必須提出清楚且有力(clear and convincing)的證據證明被訴的侵權人的行為有重大過失(objective reckless)的，儘管在客觀上其行為會構成有效專利的侵權。第二步驟為主觀性測試(subjective prong)，專利權人必須提出清楚且有力的證據證明被訴的侵權人已經知道或應該知道侵權的風險。自從Seagate判決成為判例後，法院捨棄了舊有被告(侵權人)須負擔積極注意（due diligence）來避免故意侵權之義務，而改要求原告(專利權人)需負擔舉出清楚且有力證據的責任，來證明(1)客觀上被告行為確實存有高度侵權風險，且(2)主觀上被告明知或明顯應知悉該侵權風險存在。即使被告未積極尋求法律意見以證明其未侵權，法院亦不應以之為唯一判斷因素，推定被告構成故意侵權。

此次最高法院的Halo判決，其實為兩個專利侵權訴訟案的組合，第一案為Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.。Halo指控Pulse侵害它所擁有的電子封裝專利，並且在2002年寄出兩封信給Pulse提議它來獲得授權。Pulse的一位工程師進行分析後認為Halo的專利是無效的，因此Pulse持續販售被控侵權產品。陪審團判決Pulse侵害Halo的專利權且及有可能為惡意侵權。聯邦地院卻拒絕根據美國專利法第284條授予Halo加重賠償金，其理由為Pulse提出了”其行為並非為客觀上無依據的，且非為欺騙”的辯護理由，因此專利權人Halo無法顯示Pulse展現了Seagate的兩段式測試法的第一測試所要求的重大過失。聯邦巡迴上訴法院維持聯邦地院的判決。

第二案為Stryker Corporation v. Zimmer, Inc.。兩家公司在脈衝整形洗濯裝置的市場競爭。Stryker Corporation控告Zimmer, Inc.侵害其專利權。陪審團判決Zimmer故意侵害Stryker Corporation的專利權，且聯邦地院根據美國專利法第284條將賠償金增為三倍。聯邦巡迴上訴法院維持聯邦地院的侵權判決，卻撤銷了賠償金的判決，其理由為Zimmer在審判時提出了合理的辯護。

最高法院認為，聯邦巡迴上訴法院的Seagate兩段式測試法為過度嚴格且無法接受地阻礙了法律賦給地院的判斷力。最高法院裁定地院可獨自判斷侵權人的主動侵權性來決定是否要授予專利權人加重賠償金，不論侵權行為是否有重大過失。專利權人不需要提出清楚且有力的證據來建立故意侵權，取而代之的是專利權人需要根據證據優勢標準(preponderance of evidence standard)提出優勢證據即可。

自2007年聯邦巡迴上訴法院的Seagate兩段式測試法提出以來，由於第一步驟(重大過失判斷)的要件顯制了地院的判斷力，使得故意侵權成立的機率下降許多，專利權人也難以向故意侵權者索求加重賠償金。即使是最差勁的侵權者，像是故意侵害他人專利的海盜型侵權者，只要在審判時提出一套合理的辯護理由，便可以免除付出加重賠償金的風險。此次最高法院推翻了Seagate兩段式測試法，移除了客觀性測試步驟，交由地院的法官根據其判斷力主觀判斷侵權者是否有故意侵權性。同時，專利權人的舉證責任，也從需要提出清楚且有力的證據的責任，下降到只要提出優勢證據的責任。專利權人向惡意侵權者獲得加重賠償的機率也會得到增強。

首圖來源：達志影像