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即使出口專利發明的單一元件到國外組裝,也不會構成輔助專利侵權
 

本所專欄

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即使出口專利發明的單一元件到國外組裝,也不會構成輔助專利侵權

即使出口專利發明的單一元件到國外組裝,也不會構成輔助專利侵權

即使出口專利發明的單一元件到國外組裝,也不會構成輔助專利侵權

 

1. 判決前言:

2017年2月22日,美國最高法院做出Life Technologies Corporation v. Promega Corporation, Docket No. 14-1538的一致判決,裁定提供多元件發明的產品中的一個單一元件到國外組裝,不會觸發美國專利法35 U.S.C. 271 (f)(1)的輔助專利侵權(contributory patent infringement)責任。

 

2. 案由:

Promega Corporation是美國專利RE37,984 (亦稱為Tautz專利)的專屬授權人。Tautz專利主張一種用來作基因測試的工具組,其包含下列五個元件: (1) 多種引子(primer)的混合,用來標記欲複製的DNA股的部份; (2)用來形成複製的DNA股的核甘酸; (3) 一種叫做Taq聚合體的酵素; (4) 一種用來繁殖用的緩衝溶液; 以及(5) 控制DNA。Life Technologies Corporation是基因測試工具組的製造商。Promega Corporation將Tautz專利分授權(sub-license)給Life Technologies Corporation來生產基因測試工具組,供執法部門法庭鑑識時使用。Life Technologies將工具組除Taq聚合體以外的所有元件都放在英國製造,除了Taq聚合體則在美國製造後,運送到英國工廠,再與其他四個元件組裝在一起。分授權經過四年後,Promega Corporation控告Life Technologies Corporation專利侵權,理由為Life Technologies將工具組銷售到授權範圍外的臨床及研發市場。Promega 指稱Life Technologies從美國供應Taq聚合體到英國製造工廠,違反了美國專利法35 U.S.C. 271(f)(1)的規定。

 

3. 引用法條:

美國專利法35 U.S.C. 271(f)(1)的規定為:

「無論任何人,在沒有授權的情形下,供應或致使供應一個專利發明(patented invention)的所有(all)或元件組實質部分(substantial portion of components)到美國或從美國出口,其中元件是全部或部分未組裝,使得在美國以外的地區主動誘導此些元件的組裝,導致如果組裝在美國境內組裝的話就會構成專利侵權的話,應該擔負責任成為侵權者。」

 

4. 法院判決過程:

地院判定Life Technologies沒有侵權,因為Promega在審理時的證據顯示最多只有被控產品的一個元件(Taq聚合體)是從美國提供,而35 U.S.C. 271(f)(1)中的”實質部分”,並不包含單一元件的供應。

上訴時,聯邦巡迴上訴法院(CAFC)推翻了地院的判決。聯邦巡迴上訴法院認為substantial在字典中的定義為” 重要” (important)或”必要” (essential),因此單一元件可為元件組的”實質部分”,而Taq聚合體是工具組中的一個重要(main)且主要(major)的元件,因此判定Life Technologies需擔負上輔助專利侵權的責任。

最高法院推翻了聯邦巡迴上訴法院的判決。最高法院引用United States v. Williams, 533 U.S. 285. 294 (2008)判決中的精神,認為”all”及”portion”兩個字,根據各家字典定義,都具有量化的意義。再者,”實質部分”( substantial portion)是由”一專利發明的元件組”(of the components of a patented invention)來修飾。因此,”實質”(substantial)這個字,由美國專利法35 U.S.C. 271(f)(1)的上下文推敲起來,較合理的讀法為暗示量化的意義。此外,極少的發明,可以在缺少任何一個元件的條件下運作。若是要法院或是想避免擔負輔助侵權責任的廠商,決定一個發明中各個元件的相對重要性,也是難以達成的。因此,最高法院拒絕給予名詞”實質部分”質化意義。

 其次,最高法院認為美國專利法35 U.S.C. 271(f)(1)中之”元件組” (components)為複數,因此認為多個元件才能構成”實質部分”。另外,國會因應最高法院的判決Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U. S. 518 (1972),制定美國專利法35 U.S.C. 271(f)(1)及271(f)(2),是為了將專利侵權的定義擴展到從美國提供專利發明的元件組,從而將在美國境內製造但是境外組裝的專利發明的行為歸類入專利的侵權行為,以補強專利的可執行性的漏洞。因此若是供應商將專利發明所有的或實質部分的元件組(複數個)從美國境內供應,就會構成侵權,即便是在美國境外組裝。然而若是提供多元件發明的產品中的一個單一元件到國外組裝,供應商不會擔負輔助專利侵權的責任。

 

5. 本所意見:

本所認為,最高法院在Microsoft v. AT&T, 550 U.S. 437 (2007)的判決中,認為Microsoft公司從美國提供軟體程式碼,到境外安裝於銷售到外國的電腦的情況,是不會啟動於美國專利法35 U.S.C. 271(f)(1)的輔助專利侵權條款,判決AT&T敗訴。由Microsoft及此判決更可以看出最高法院對於專利的治外法權的行使,採用較為謹慎與節制的態度,不會過度擴張專利的治外法權的範圍。

 

6. 後記:

遺憾的是,本件最高法院判決並未對專利發明的元件組的”全部”、”實質部分”作成定義。因此,未來若要判斷在侵權案件中,專利發明中有多少數量或比例的元件是由美國出口到境外組裝,才能夠滿足美國專利法35 U.S.C. 271(f)(1)中的”實質部分”,而使元件供應商需擔負專利侵權責任,猶待法院個別判斷。