免費諮詢
本所電話
886-2-2771-3403
電子信箱
jihshun@wpto.com.tw
TOP
同一人以同一技術能夠同時取得新型與發明專利嗎
 

本所專欄

首頁 > 本所專欄

同一人以同一技術能夠同時取得新型與發明專利嗎

同一人以同一技術能夠同時取得新型與發明專利嗎

 

本文章發表於2009年自動化機械年鑑

2010年1月修正

智慧局局長王美花2009年7月20日報告指出,目前待辦發明專利案件多達12萬9千件,從申請專利,到真正開始審查,一件專利等待時間長達35個月!這樣的龜速審查,勢必影響企業競爭力!為避免申請專利所需審查時間曠日費時,則當申請人取得專利權時,商機已喪失殆盡,採同時申請發明、新型專利,藉由新型快速核准搶商機!

一、專利申請、審查與授予之原則

目前我國專利法就發明之審查採實體審查,而新型之審查採形式審查。新型審查時間相對於發明案件之審查快速許多,新型專利申請人可較早取得權利以供市場應用;惟其僅經形式審查,所取得權利內容不具確定性。反之,發明專利審查時間雖較長,但其取得權利內容較為安定,且有專利期限較長之優勢。由於兩種專利所採審查制度各有優缺點,致同一申請人往往想就同一技術同時提出發明與新型兩項專利申請,以期享有兩種審查制度之優點。惟作如是想自無法避免必須面對專利法架構下是否允許事先「一案兩請」及事後「重複授予專利權」之難題。

按我國專利法採禁止重複授予專利權之原則及先申請原則。換言之,同一技術只能被授予一個專利權,且同一技術有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者准予專利。此等原則併適用於發明與發明或發明與新型之間。禁止重複授予專利權原則之目的在於避免有二個以上申請案之內容涉及相同之技術。故當同一技術分別以發明與新型提出申請時,即構成一案兩請之狀態,在禁止重複授予專利權之原則下,發生一案兩請之情形時,當然只能對其中之一授予專利。此時,申請人倘不聲明放棄新型專利權,基於禁止重複授予專利權之原則,其發明專利申請將不能獲准專利;然選擇放棄新型專利權,倘發明專利經實體審查後,又終究未獲准發明專利,則申請人將因此完全喪失專利權,而不獲專利法之保護,故究應如何選擇,始終困擾申請人。

二、現行法下「一案兩請」之處理情形

     同一人於不同日對同一技術,既提出發明專利申請,又提出新型專利之申請者。如先申請案為發明,後申請之新型案縱然在形式審查制度下,可能先取得新型專利權,但因該新型案提出申請在後,故於被舉發時,智慧局將會審定舉發成立,而撤銷該新型專利權。如先申請案為新型,後申請案為發明,則無論先申請之新型是否有獲准專利,後申請之發明案均不會獲准專利。

至於同一人於同一天對同一技術,既提出發明專利申請,亦提出新型專利之申請者。其處理原則為:

1、於實體審查發明申請案時,如發現有同一發明或創作重複申請發明及新型專利(即一案兩請)情事,經濟部智慧財產局會通知申請人擇一申請,申請人選擇發明、同時撤回新型申請案者,發明繼續進行實體審查;選擇新型同時撤回發明申請案者,新型進行形式審查;均不選擇時,均不予專利。

2、如新型因採形式審查而先取得專利權,其後於進行發明實體審查時,始發現有一案兩請,此時仍應通知申請人擇一申請。申請人選擇發明時,發明繼續進行實體審查,而其已取得專利權之新型,則應予撤銷。倘申請人選擇新型者,其發明申請將不准予專利。如申請人不做任何選擇,則發明將被審定不予專利,新型則於舉發時,審定舉發成立,而撤銷專利權。

3、如發明及新型均已獲准專利者,對發明舉發案通知擇一申請者,選擇新型時,發明舉發成立;選擇發明時,發明舉發不成立,同時撤銷新型專利權;均不選擇時,發明舉發成立撤銷專利權,新型專利權亦予以撤銷。對新型舉發案通知擇一申請者,選擇新型時,發明專利依職權撤銷,新型舉發不成立;選擇發明時,新型舉發成立,新型專利權撤銷;均不選擇時,新型舉發成立,專利權撤銷,發明專利依職權撤銷。專利權經撤銷確定者,其專利權效力視為自始不存在。

三、專利法修正案對「一案兩請」處理之規定

目前經濟部智慧財產局於發現有同一人、於同一日、以同一技術提出發明及新型專利申請者,會發函通知申請人選擇一項申請。此際,除非發明與新型均已獲准專利,否則申請人無論如何選擇都會有風險,故往往會陷入天人交戰,難以抉擇之困境。

    為因應智慧財產權發展之需求,智慧財產局於聽取各界意見及經分析檢討後,研議放寬「一案兩請」之限制。對同一人、於同一日、以同一技術提出發明及新型專利申請,而有已先取得新型專利權者,擬於發明專利實體審查核准審定前,通知申請人聲明是否自申請日起放棄新型專利權。並為落實此等處理原則,規劃將來我國專利法進行大幅度修正時,就「一案兩請」相關議題提出條文修訂。對同一人、於同一日、以同一技術提出發明及新型專利申請之處理原則,為較詳盡之規範。

    研議中之專利法修正草案,對與「一案兩請」規定有關之專利法第三十一條提出修正,並增訂專利法第三十二條,建議將第三十一條第四項之內容修正為:「同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者,除有第三十二條規定之情事外,準用前三項規定」。專利法第三十一條第一項至第三項之規定並無修正,仍維持禁止重複授予發明及新型專利權之原則,及明確規定同一人或不同人先申請取得專利權之原則。至於第四項之修正,乃為配合對於同一人、同一日以同一技術提出發明及新型專利申請,於發明專利實體審查核准審定前,通知申請人聲明是否放棄新型專利權,如聲明放棄新型專利,採行將自申請日視為放棄之制度而設者。

另、此專利法修正草案亦提出增訂第三十二條之條文,其重點如下:

1、同一人就同一技術內容同日申請發明專利及新型專利。就申請至智慧局通知申請人擇一時,發明專利及新型專利之申請必須為同一人,否則即屬修正草案第三十一條之適用,而無本條一案兩請適用之情事。

2、該條第一項之內容為:「同一人就同一發明或創作,於同日分別申請發明專利及新型專利,其發明專利核准審定前,已取得新型專利權時,專利專責機關應通知申請人限期擇一,屆期未擇一者,不予發明專利」。此條項乃有關同一人,以同一技術,於同日分別申請發明專利及新型專利時,因新型專利採形式審查,可先取得專利權,於審查發明時,復認該發明亦應准予專利權時,自應通知申請人限期選擇其一,屆期未選擇者,即不予發明專利,以避免重複授予專利權之規定。

3、該條第二項之內容為:「申請人依前項規定選擇發明專利者,其新型專利權,視為自申請日起拋棄」。此條項規定之意旨,乃申請人經通知選擇其一後,如選擇新型專利權,該發明專利申請案即不予專利,固無疑問;惟如其選擇發明時,因新型已取得專利權,基於禁止重複授予專利權之原則,規定其新型專利權視為自申請日起拋棄。專利權人拋棄專利者,其專利權當然消滅。

4、該條第三項之內容為:「發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利」。按新型專利雖已取得專利權在先,然如於發明專利核准前,該新型專利權已當然消滅,或有經撤銷確定之情事,因該新型已成為公眾得自由運用之技術,如再准予發明專利權,會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有,將使公眾蒙受不利益,因此,於有此情形發生時,發明應不予以專利。

四、「一案兩請」時「權利接續」之確保

有關專利「一案兩請」所生難題之克服,前揭專利法修正草案第三十二條所為之明文規定,基本上提供了解決途徑。但詳讀該條第二、三項之規定,其內容為申請人依該條項規定選擇發明專利者,其新型專利權,視為自申請日起拋棄;又發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利。如此,則當申請人依修正草案第三十二條第一項規定選擇發明專利時,其新型專利權視為自申請日起拋棄而消滅,此時,倘若與新型專利同一天提出之發明申請案,終究未獲准專利者,則形成申請人既未能取得發明專利權,又喪失新型專利權之局面,其權益始終沒受到專利之保護。且即便發明經實體審查終究獲准專利,然因所拋棄之新型專利,自申請日起視為拋棄,則申請人會因拋棄新型,而使其自申請日起至取得發明專利之日,這段期間之權益無法受到保障。

中國大陸對同一人、於同一日、以同一技術提出發明及新型專利之申請,於2009年10月1日起實施的新專利法第九條規定,「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發明專利權。」簡而言之,有條件地允許一案兩請,其限制條件如下(1)申請必須同一天提出。(2)每一申請必須同時聲明存在另一申請。(3)在實用新型專利申請先核准後,該專利權一直有效。且,新專利法規定:實用新型專利的放棄日與發明專利的授權日為同一日。整體觀之,新制專利法避免了一項發明創造獲得超過20年專利保護期的不合理現象及以防止專利權人將已經放棄的權利再要回來,避免公眾遭受被告侵權之風險。

    由於我國專利法採行禁止重複授予專利權之原則,故當發生一案兩請時,自需擇一申請。中國大陸修法後已有條件地限制一案兩請,且對於非同日及兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的情況,專利權授予最先申請的人。台灣立法較為詳盡,本當對申請人更能有所保障,但倘法令規劃與條文制訂不夠周延,則反會演成對申請人權益保護之漏洞。倘修法後之專利法修正草案條文內容未能達此目的,申請人自是希望修法單位能對專利法再作進一步之修正,以確保申請人能依其選擇,合乎期待地「接續」取得專利權。

建議採取以下措施:

1.  先申請發明專利案,再申請下位專利範圍之新型專利案,其中發明專利可涵蓋上位及下位專利範圍。

2.  申請加速審查。

 

http://www.wpto.com.tw 著作權所有請勿翻印2010年1月