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專利的'四不一沒有
 

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專利的'四不一沒有

專利的'四不一沒有

 

周 銘 顧問

美國專利代理人

本篇文章摘自國防部軍備局中山科學研究院-新新季第36卷第1期

 

“智慧財產權”這個名詞,在各行各業中,如今已是個時髦且人人都能朗朗上口的名詞。在所有的智財權中,又以“專利”最具複雜性,專業性,與影響性。

本人在2002年初,在美國通訊工業界服務了近18年後,因緣際會地進入了美國聯邦專利與商標局(United States Patent and Trademark Office)擔任專利審查官。在四年的時間內審理過許多來自各國的專利申請案件,跟許多美國專利律師為專利案件交手與攻防。尤其對於美國本土申請案件,及外國申請案(從美國以外國家送來的申請案)有深入的比較。本人借此機會,提出分析與建議,希望能對台灣的發明人有所助益。

在審查過這麼多美國國內外的申請案後,將專利申請(包括答辯)工作,歸納出所謂的“四不一沒有”原則,分述如下:

- 不是單純的“代書”工作

- 不是單純“翻譯社”的工作

- 不是單純的學術研究論文發表

- 不是單純的“法律”事件

- 沒有“省錢”的捷徑

 

一、不是單純的“代書”工作

美國專利申請案,有許多格式要件,這些格式要件非常繁瑣,如果不依照規定,經常還未進入實質審查前,就被美國專利局核駁。也因此,有人以為找個“專利代書”(在台灣所謂的“直攻”),代為依照規定的格式書寫申請案,即可過關。殊不知格式要求,只不過是申請案的門檻之一,充其量,它只不過是類似“基本資料”填齊了沒有。

每一個發明人都是絕頂聰明的人,尤其是對他自己的發明,更覺得他是“天下唯一”之人,事實上我也承認的確如此。可惜的是,有些發明人自負的以為,只要有個“代書”幫忙弄對格式和程序即可,卻不知道在這門檻之後,還有很長且艱辛的申核過程以及各式各樣的考慮因素。況且,我所見過的所謂“代書”,對專利實務多是一知半解,在答辯技巧上,完全無法掌握。

 

二、不是單純“翻譯社”的工作

前面提到英文的重要性。因為同樣文字的表達可以有不同的解讀,再加上“技術”層面的專用語,如果拿捏不準,常常會差之毫釐失之千里。因此,有些發明人便會借重“翻譯社”。雖然說翻譯社的翻譯人員,英文能力都有一定的水準,我相信他們翻譯“哈利.波特”或瓊瑤小說,必能勝任也有具水準的作品,但是他們並不瞭解美國專利用語的特殊規定和解讀。舉個簡單的例子,在一般英文書籍裡常見的“comprise of”和“consist of”,用在專利上,則是有天壤不同的含意。同時,“A”和“The”也不是隨興所用,必須要確認指定事物,才能決定何時用“A”何時用“The”。即使像我有多年審查經驗,現在看到別人的申請案,我也不敢隨便更改其中的“A”和“The”,除非我已徹底了解整個發明的細節和來龍去脈。

 

三、不是單純的學術研究論文發表

有許多專利申請案是源自於學術研究的結果,因此,有些學術專家便直接了當的把專利申請當學術論文來發表,雖然說,出發點和基本精神都沒有錯,但是許多專利特有的考量,他們卻無法掌握,其中包括前面提及格式規範和英文特殊用詞、用語,甚至法律層面的答辯方式,在在都影響到整個案子的成敗。

我曾遇到一件求助的案件,是某大學的一位教授和美國另一位白人教授,聯名申請的美國案。這兩位發明人先是自己遞件申請,結果一開始就以論文發表的寫作方式提出申請,馬上就遭駁回。後來又因對美國專利法不了解,錯誤地做出它國申請案,也未在法定期限內即時通知美國專利局,結果造成該案被“拋棄終止”(abandon)。待我將法律條文指證出來時,他們還憤憤不平地想要翻案。

我還有一個學長,人在美國,是一位留美的博士。同樣的,以發表論文似的方式自行提出美國專利申請。這位學長至少還先參考了若干專利案件,有樣學樣地把格式要求弄對了。結果,還是拿著核駁書來求助於我,問題則出在“權利範圍要求”的文字上,由於用字、用詞都不符規定,審查官把它解讀的牛頭不對馬嘴,輕而易舉的核駁了該案,甚至連後續的答辯,我都無從下手,也只能為這些聰明的學者惋惜。

 

四、不是單純的“法律”事件

這一個“不”,是我最津津樂道也最希望能讓大家了解的事實。我常喜歡問大家-你覺得“專利”是一個“法律”事件(legal matter)?還是一個“技術”事件(technical matter)?還是“法律”加“技術”的事件?被問的人往往會愣著不知如何回答是好。大部分的人,都有一種“專利是法律事件”的錯誤觀念,總是對大型法律事務所,抱持著一種迷思。我的答案其實很簡單,專利是一個“法律”加“技術”層面的混合事件。然而,我要特別強調,技術層面所佔的重要性和影響性,要比法律層面多太多太多。但是大家千萬不要誤會我的意思,“法律”層面也是非常重要,它絕對不能出錯,它也是一個重要的門檻。唯有跨過這個門檻之後,才能玩這場遊戲。但是請注意,在跨過這個門檻之後,有漫長技術層面的攻防戰,而這門檻之後決定勝負的戰役,所耗的時間,精力(技術層面)要佔整個案件流程的百分之九十以上。

即使我們認定“專利”是一個單純的法律事件,法律是要講“證據”的,而專利案件的“證據”是什麼?說穿了,還是技術性的東西。如果能從技術層面去答辯,把實質的東西證明出來,那絕對是“一翻兩瞪眼”的功效。

這也就像是一場球賽,“法律層面”就好比球賽的遊戲規則,“技術層面”則是球員、球隊的打球技術和實力。遊戲規則是球賽的門檻,如果不懂遊戲規則,那麼球賽也不用玩了。當大家都在遊戲規則之內賽球時,那麼勝負的關鍵,就是技術和實力了。

美國專利局在招募審查官時,首要的條件還是要各領域的技術人材,由此可見其重要性。

所以,我絕對相信,一個好的專利事務所,應該是一個以技術層面為主導,而以法律層面為輔的團隊。

 

五、沒有“省錢”的捷徑

台灣的公司(發明人),往往會以收費標準來取捨專利事務所,總是像在夜市買東西似的–那家便宜那家好。在專利申請上,這是一個嚴重的錯誤。專利申請與答辯是一個複雜、繁瑣、專業的工作。它需要極大的細心和耐心去準備,多一份時間,多一份心力,就多一份保障。這種準備工作,絕對不是一般的商品買賣任由統一論價或論償。在台灣一片殺價的環境中,怎麼可能會有“質”(quality)的保障。雖然各事務所有其責任,但是各公司(發明人)比價的心態,不就是造成這種惡質生態環境的“推動力”嗎?

有人也曾反問過我,某某事務所收費低廉,而且一次就能幫我申請到美國專利,省下了後續不可預知的答辯費用。但問題是,這些事務所為達此一目的,絕大部份都是將“權力範圍要求”訂定的非常狹窄,讓審查官能容易放手通過。這種專利,等於是自動放棄可觀的權利價值,我稱之為“壁紙專利”。那張漂亮的專利證書,掛在墻上像壁紙一般,除此之外,別無多大的價值。然而當事人並不了解此一學問,只以為省錢又能拿到專利證書,就代表一切了。除非你的目的只是要在履歷表上多些事蹟,或在研究室的牆上多些光彩,甚至小型上市公司,要在公司資產表上多點數字,否則,其他的發明人,我真的要奉勸各位,專利申請,如果想要得到一個具有「質」(quality)的專利,這真不是一場省錢的遊戲。

 

 

http://www.wpto.com.tw著作權所有請勿翻印2008年10月