專利的'四不一沒有

周 銘 顧問

美國專利代理人

本篇文章摘自國防部軍備局中山科學研究院-新新季第36卷第1期

“智慧財產權”這個名詞，在各行各業中，如今已是個時髦且人人都能朗朗上口的名詞。在所有的智財權中，又以“專利”最具複雜性，專業性，與影響性。

本人在2002年初，在美國通訊工業界服務了近18年後，因緣際會地進入了美國聯邦專利與商標局（United States Patent and Trademark Office）擔任專利審查官。在四年的時間內審理過許多來自各國的專利申請案件，跟許多美國專利律師為專利案件交手與攻防。尤其對於美國本土申請案件，及外國申請案（從美國以外國家送來的申請案）有深入的比較。本人借此機會，提出分析與建議，希望能對台灣的發明人有所助益。

在審查過這麼多美國國內外的申請案後，將專利申請（包括答辯）工作，歸納出所謂的“四不一沒有”原則，分述如下：

- 不是單純的“代書”工作

- 不是單純“翻譯社”的工作

- 不是單純的學術研究論文發表

- 不是單純的“法律”事件

- 沒有“省錢”的捷徑

一、不是單純的“代書”工作

美國專利申請案，有許多格式要件，這些格式要件非常繁瑣，如果不依照規定，經常還未進入實質審查前，就被美國專利局核駁。也因此，有人以為找個“專利代書”（在台灣所謂的“直攻”），代為依照規定的格式書寫申請案，即可過關。殊不知格式要求，只不過是申請案的門檻之一，充其量，它只不過是類似“基本資料”填齊了沒有。

每一個發明人都是絕頂聰明的人，尤其是對他自己的發明，更覺得他是“天下唯一”之人，事實上我也承認的確如此。可惜的是，有些發明人自負的以為，只要有個“代書”幫忙弄對格式和程序即可，卻不知道在這門檻之後，還有很長且艱辛的申核過程以及各式各樣的考慮因素。況且，我所見過的所謂“代書”，對專利實務多是一知半解，在答辯技巧上，完全無法掌握。

二、不是單純“翻譯社”的工作

前面提到英文的重要性。因為同樣文字的表達可以有不同的解讀，再加上“技術”層面的專用語，如果拿捏不準，常常會差之毫釐失之千里。因此，有些發明人便會借重“翻譯社”。雖然說翻譯社的翻譯人員，英文能力都有一定的水準，我相信他們翻譯“哈利．波特”或瓊瑤小說，必能勝任也有具水準的作品，但是他們並不瞭解美國專利用語的特殊規定和解讀。舉個簡單的例子，在一般英文書籍裡常見的“comprise of”和“consist of”，用在專利上，則是有天壤不同的含意。同時，“A”和“The”也不是隨興所用，必須要確認指定事物，才能決定何時用“A”何時用“The”。即使像我有多年審查經驗，現在看到別人的申請案，我也不敢隨便更改其中的“A”和“The”，除非我已徹底了解整個發明的細節和來龍去脈。

三、不是單純的學術研究論文發表

有許多專利申請案是源自於學術研究的結果，因此，有些學術專家便直接了當的把專利申請當學術論文來發表，雖然說，出發點和基本精神都沒有錯，但是許多專利特有的考量，他們卻無法掌握，其中包括前面提及格式規範和英文特殊用詞、用語，甚至法律層面的答辯方式，在在都影響到整個案子的成敗。

我曾遇到一件求助的案件，是某大學的一位教授和美國另一位白人教授，聯名申請的美國案。這兩位發明人先是自己遞件申請，結果一開始就以論文發表的寫作方式提出申請，馬上就遭駁回。後來又因對美國專利法不了解，錯誤地做出它國申請案，也未在法定期限內即時通知美國專利局，結果造成該案被“拋棄終止”（abandon）。待我將法律條文指證出來時，他們還憤憤不平地想要翻案。

我還有一個學長，人在美國，是一位留美的博士。同樣的，以發表論文似的方式自行提出美國專利申請。這位學長至少還先參考了若干專利案件，有樣學樣地把格式要求弄對了。結果，還是拿著核駁書來求助於我，問題則出在“權利範圍要求”的文字上，由於用字、用詞都不符規定，審查官把它解讀的牛頭不對馬嘴，輕而易舉的核駁了該案，甚至連後續的答辯，我都無從下手，也只能為這些聰明的學者惋惜。

四、不是單純的“法律”事件

這一個“不”，是我最津津樂道也最希望能讓大家了解的事實。我常喜歡問大家-你覺得“專利”是一個“法律”事件（legal matter）？還是一個“技術”事件(technical matter)？還是“法律”加“技術”的事件？被問的人往往會愣著不知如何回答是好。大部分的人，都有一種“專利是法律事件”的錯誤觀念，總是對大型法律事務所，抱持著一種迷思。我的答案其實很簡單，專利是一個“法律”加“技術”層面的混合事件。然而，我要特別強調，技術層面所佔的重要性和影響性，要比法律層面多太多太多。但是大家千萬不要誤會我的意思，“法律”層面也是非常重要，它絕對不能出錯，它也是一個重要的門檻。唯有跨過這個門檻之後，才能玩這場遊戲。但是請注意，在跨過這個門檻之後，有漫長技術層面的攻防戰，而這門檻之後決定勝負的戰役，所耗的時間，精力（技術層面）要佔整個案件流程的百分之九十以上。

即使我們認定“專利”是一個單純的法律事件，法律是要講“證據”的，而專利案件的“證據”是什麼？說穿了，還是技術性的東西。如果能從技術層面去答辯，把實質的東西證明出來，那絕對是“一翻兩瞪眼”的功效。

這也就像是一場球賽，“法律層面”就好比球賽的遊戲規則，“技術層面”則是球員、球隊的打球技術和實力。遊戲規則是球賽的門檻，如果不懂遊戲規則，那麼球賽也不用玩了。當大家都在遊戲規則之內賽球時，那麼勝負的關鍵，就是技術和實力了。

美國專利局在招募審查官時，首要的條件還是要各領域的技術人材，由此可見其重要性。

所以，我絕對相信，一個好的專利事務所，應該是一個以技術層面為主導，而以法律層面為輔的團隊。

五、沒有“省錢”的捷徑

台灣的公司（發明人），往往會以收費標準來取捨專利事務所，總是像在夜市買東西似的–那家便宜那家好。在專利申請上，這是一個嚴重的錯誤。專利申請與答辯是一個複雜、繁瑣、專業的工作。它需要極大的細心和耐心去準備，多一份時間，多一份心力，就多一份保障。這種準備工作，絕對不是一般的商品買賣任由統一論價或論償。在台灣一片殺價的環境中，怎麼可能會有“質”（quality）的保障。雖然各事務所有其責任，但是各公司（發明人）比價的心態，不就是造成這種惡質生態環境的“推動力”嗎？

有人也曾反問過我，某某事務所收費低廉，而且一次就能幫我申請到美國專利，省下了後續不可預知的答辯費用。但問題是，這些事務所為達此一目的，絕大部份都是將“權力範圍要求”訂定的非常狹窄，讓審查官能容易放手通過。這種專利，等於是自動放棄可觀的權利價值，我稱之為“壁紙專利”。那張漂亮的專利證書，掛在墻上像壁紙一般，除此之外，別無多大的價值。然而當事人並不了解此一學問，只以為省錢又能拿到專利證書，就代表一切了。除非你的目的只是要在履歷表上多些事蹟，或在研究室的牆上多些光彩，甚至小型上市公司，要在公司資產表上多點數字，否則，其他的發明人，我真的要奉勸各位，專利申請，如果想要得到一個具有「質」（quality）的專利，這真不是一場省錢的遊戲。

https://www.wpto.com.tw著作權所有請勿翻印2008年10月