美國最高法院判決,專利侵權訴訟的被告不能援引懈怠理論(doctrine of laches)阻止專利賠償金的請求。
 

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美國最高法院判決,專利侵權訴訟的被告不能援引懈怠理論(doctrine of laches)阻止專利賠償金的請求。

美國最高法院判決,專利侵權訴訟的被告不能援引懈怠理論(doctrine of laches)阻止專利賠償金的請求。

2017年3月21日,美國最高法院以7:1的投票,做出了SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG v. FIRST QUALITY BABY PRODUCTS, LLC, 580 U. S. ____ (2017)的判決,裁定在美國專利法第286條規定的六年法定限制期內,不能援引懈怠理論(doctrine of laches)作為辯護理由,來阻止專利賠償金的請求。

 

懈怠理論是一種一般法(common law)領域中公平的辯護理由(equitable defense),是由於專利權人延遲對侵權人採取法律訴訟所引起的。長久以來,許多專利侵權訴訟的被告成功地援引懈怠理論來當作辯護理由,使得專利權人在知曉專利侵權行為後多年才提出訴訟的情形下,無法請求由於過去專利侵權行為所導致的賠償金,而只能請求在提出訴訟後的賠償金。

在上述美國最高法院判決出現以後,專利權人可以慢慢等待侵權產品在市場上累積市佔率及經濟利益後,再來提出專利侵權訴訟,讓專利權人取得最大的專利侵權賠償金。各家廠商在面對專利侵權訴訟時,不可不防範這個判決帶來的衝擊。

 

1. 相關法條:

美國專利法第286條第1款的規定為:

「除了法律另行規定以外,對於在提出訴狀或在訴訟中提出反訴之前超過六年所犯下的任何侵權行為,是不應該獲得恢復的。」

 

2. 案由及審理過程:

SCA Hygiene Products AKTIEBOLAG (下稱SCA)是一家成人失禁照護產品的製造商及銷售商。在2003年10月,SCA寄一封信給First Quality Baby Products, LLC(下稱First Quality),指稱First Quality正在製造及銷售侵害SCA所擁有的US 6,375,646 (’646 專利)的產品。First Quality回應其所有的一篇專利US 5,415,649(’649專利)的日期早於’646 專利,且’649專利揭露了相同的尿布結構。據此,First Quality聲稱’646 專利是無效的,也因此無法主張專利權。在2004年7月,SCA在未通知First Quality的情形下,請求USPTO啟動reexamination程序,來決定’646 專利對於’649專利而言是否有效。在2007年3月,USPTO發出certificate,確認’646 專利是有效的。在2010年8月,SCA對First Quality提出了本件專利侵權訴訟。First Quality根據懈怠(laches)及公平禁反言(equitable estoppel)的理由,向地院提出簡略判決提議(motion for summary judgment)。地院准許了First Quality的提議。

 

SCA不服地院的判決,上訴到聯邦上訴巡迴法院(CAFC)。CAFC的小組(panel,一般由三位法官組成)根據該院所做出的判例-A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F. 2d 1020 (1992),判決SCA的權利請求,由於懈怠的緣故而被禁止。接著,CAFC決定全院聯席(en banc) 地重審此案。CAFC以6:5的微弱優勢,維持小組的判決。

 

上訴到最高法院時,最高法院依賴在2014年所作出的類似案件的判決- Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 572 U. S. ___ (2014)。在Petrella案件中,最高法院以6:3的投票,裁定懈怠並不能夠援引為辯護理由,來禁止著作權人在法定三年限制期內的著作權賠償金要求。最高法院認為雖然Petrella案件是關於著作權侵害及賠償請求,Petrella的論證推理依然適用於美國專利法第286條。最高法院認為若是在國會所指定的限制期間內應用懈怠的理由,將會賦予法官推翻立法權的角色,來凌駕司法權。因此,最高法院裁定在六年法定限制期內,不能夠以懈怠為辯護理由,來禁止專利賠償金的請求。

 

3. 本所意見:

2014年最高法院在Petrella v. MGM的判決中,裁定著作權侵權人不能夠援引懈怠理論為辯護理由,來阻止著作權人在法定三年限制期內的著作權賠償金請求。在本訴訟中,最高法院將Petrella v. MGM的精神應用到了專利權上,作出了類似的判決。

本所認為,在本判決推出後,若是有專利權人可以延遲提出專利侵權訴訟,主張在提出專利侵權訴訟六年內的專利侵權賠償金,這樣會讓懈怠理論喪失公平性而慢慢的腐化掉。未來美國專利從業人員會對此判決有什麼反應,值得後續觀察。

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