本所專欄

忽視商標屬地保護原則，吃悶虧，告不了人!

商標採屬地保護原則，即商標權利僅限於取得權利的國家/地區，不及於他國/地區。因台灣以外銷導向為主，商品經常售往各國，接下來介紹案例即是權利人忽略於銷售地商標申請而致銷售地出現仿冒品卻無法主張的慘痛例子。

案情概述

智慧財產及商業法院112年度民商訴字第4號民事判決

一口口生技有限公司(以下簡稱A公司)自101年起透過香港經銷商”大口榮進口有限公司”(以下簡稱B公司)，將標有「黑金傳奇」之黑糖塊、薑母茶塊商標於香港地區販售，雙方並於108年終止經銷合約。然A公司發現B公司仍持續販售標有「黑金傳奇」之黑糖塊、薑母茶塊等商品。

A公司追查之下發現，B公司販售產品為台灣的”黑金傳奇黑糖食品有限公司”(以下簡稱C公司)所生產製造，然後外銷給香港B公司。A公司因認C公司使用其著名商標且將其商標作為公司中文名稱之一部，顯然已導致消費者混淆產品來源，因此對C公司提告。

法院決定因素

v A公司提出的證據無法證明香港B公司所售產品係C公司生產製造

v A公司提出的證據無法證明「黑金傳奇」為著名商標

A公司於香港地區查獲B公司網站所銷售之產品上雖標有C公司「授權監製：黑金傳奇黑糖食品有限公司」，但C公司否認生產製造或有授權情事，A公司截至判決前再無提出資料證明產品為C公司生產製造。
香港產品上C公司名稱與其設立登記地址不同，是否為C公司所生產或授權，即有疑惑，雖工廠地址與設立地址不必然同一，但A公司並沒有在台灣買到由C公司生產標有「黑金傳奇」商標商品。
基於商標屬地保護原則，台灣商標權效力僅限台灣不及於香港地區。

C公司登記設立時間於106年10月11日提出，A公司提出資料雖有早於C公司登記設立時間但資料甚少，部分標有「黑金傳奇」商標資料並無顯示日期。
報導資料:部分標有「黑金傳奇」商標資料並無顯示日期。
台灣臉書粉絲頁:雖時間為101年4年7日，早於C公司登記設立時間，但按讚及追蹤人數有限。
美食展覽:參展時間為107年，晚於C公司登記設立時間；大陸參展雖為102年，但並非我國使用資料。
得獎資料:雖得107年中華消費者安保協會，但並無標示「黑金傳奇」商標，只有A公司名稱，時間也晚於C公司登記設立時間。
因此，據上述資料難以認定A公司之「黑金傳奇」於C公司設立前已為著名商標。

訴訟結果:駁回A公司的告訴理由

A公司台灣註冊商標如下

香港商標申請晚一步

經查，A公司後來發現商標被搶註後，有另案提出商標申請案，但因申請時間晚於另一家MANY WINE (HONG KONG) LIMITED公司(以下簡稱M公司)，所以商標申請被拒絕了。

申請晚於他人商標，所以商標申請被核駁

公司提商標三年未使用廢止案

進一步追蹤M公司「黑金傳奇」後續，M公司2019年4月16日將商標移轉給CHANG RONG HOLDINGS LIMITED公司(中文:榮昌集團(香港)有限公司)。查2021年8月10日商標曾被以「商標三年未使用」理由廢止部分商品，但「黑糖薑母茶；糖」商品仍持續有效，並准予商標延展至2033年9月4日。

商標被廢止項目

作出記項日期: Date of Entry:	事項: Matters :
10-08-2021	REVOCATION OF REGISTRATION Pursuant to a decision made by the Registrar of Trade Marks on 23 June 2021 under the provisions of Section 52(2)(a) of the Trade Marks Ordinance (Cap. 559), the registration of Trade Mark No. 302728440AA was revoked with effect from 30 May 2019 in respect of the goods “Coffee, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; confectionary and cookies spices; crackers; instant noodles”. 中譯:根據《商標條例》（第559章）第52(2)(a)條[1]的規定作出的決定，第302728440AA號商標的註冊已被撤銷自2019 年5月30 日起，針對“咖啡、可可、大米、木薯、西米、人造咖啡；麵粉和穀物製品、麵包、糕點和糖果、冰；蜂蜜、糖漿；酵母、泡打粉；鹽、芥末；醋、醬料（調味品）；香料;冰;糖果和餅乾香料；餅乾；泡麵".

作出記項日期:
Date of Entry:

事項:
Matters :

10-08-2021

REVOCATION OF REGISTRATION

Pursuant to a decision made by the Registrar of Trade Marks on 23 June 2021 under the provisions of Section 52(2)(a) of the Trade Marks Ordinance (Cap. 559), the registration of Trade Mark No. 302728440AA was revoked with effect from 30 May 2019 in respect of the goods “Coffee, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; confectionary and cookies spices; crackers; instant noodles”.

中譯:根據《商標條例》（第559章）第52(2)(a)條[1]的規定作出的決定，第302728440AA號商標的註冊已被撤銷自2019 年5月30 日起，針對“咖啡、可可、大米、木薯、西米、人造咖啡；麵粉和穀物製品、麵包、糕點和糖果、冰；蜂蜜、糖漿；酵母、泡打粉；鹽、芥末；醋、醬料（調味品）；香料;冰;糖果和餅乾香料；餅乾；泡麵".

商標仍有效項目

貨品／服務說明:Specification :

Tea, sugar, tea-based beverages; fruit flavoured tea; fruit tea; herb tea; aromatic tea; black sugar ginger tea; instant powder for making tea; tea essences; tea extracts; dietetic foods, not medical purposes; all included in Class 30.

中譯:茶、糖、茶飲料；水果味茶；水果茶；花草茶；芳香茶；黑糖薑茶；泡茶速溶粉；茶香精；茶提取物；非醫療目的減肥食品。

小結

總而言之，假使A公司當時於產品外銷香港事先已進行商標申請保護，即可避免後續提交商標被拒絕及廢止他人商標遭受挫敗之結果，所耗費之費用及時間，實在是一個慘痛的經驗。

因此，商標申請，請切記商標屬地保護原則。再次提醒事先進行商標布局的重要性，也非常歡迎與本所洽談諮詢，尋求相關意見。

資料來源:經濟部智慧財產局、香港知識產權署

[1]第52(2)(a)條:「商標的註冊可基於以下任何理由而遭撤銷，該商標是就某些貨品或服務註冊，但在一段至少3年的連續期間內，該商標的擁有人沒有在香港真正地就該等貨品或服務而使用該商標，而該商標亦沒有在該擁有人的同意下在香港真正地就該等貨品或服務而使用，且並沒有能成立的理由(例如有對該商標所保護的貨品或服務施加入口限制或其他政府規定)不予使用。」

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