公仔或吉祥物商標的文字描述算商標的使用嗎?

蕭某的系爭商標(圖一)

85度C的公仔或吉祥物據爭商標(圖二)

公仔或吉祥物商標實際使用態樣(圖三)

【案情說明】

蕭某107 年10 月16 日在餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米」商品上申請註冊「小8 」商標（圖一系爭商標），經智慧財產局審查核准，列為註冊第1996156 號商標。

然而美食達人股份有限公司(下稱85度C公司)認為「小8 」與該公司著名且先使用之商標（圖二）近似，違反商標法規定，因而提出異議。經智慧財產局審查後，認為「小8 」商標有知悉他人商標存在且意圖仿襲的事實，撤銷「小8 」註冊。蕭某不服，向智慧財產法院提起訴訟。法院審理結果，認為蕭某沒有意圖仿襲的情形，判決蕭某勝訴。

【判決內容摘要】

一、系爭商標與據爭「小8」文字相同且使用商品之類似，但85度C公司未將據爭「小8」文字作為商標使用

    商標法第30 條第1 項第12 款定有明文「按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊」。。在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開規定之適用。

但由於85 度C 官方網站及中時電子報報導內容，以行銷85 度C 品牌為目的，「小8」文字僅係作為餐點名稱之一部分，或將圖二的商標以小8命名，推出「小8最愛」、「小8推薦商品」廣告語。85 度C公司僅係將「小8」文字作為禮盒或商品名稱之一部分，抑或公仔、吉祥物之名稱。消費者無法認識到「小8」文字屬於85 度C 公司之商標。法院認為85度C公司未將「小8」文字作為商標使用，相關消費者僅能認識 “85 度C” 為商標，而不會認為「小8」文字也是該品牌之商標。

二、蕭某非因為契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。亦無仿襲之意圖。

蕭某為販賣三色地瓜球之業者，且以路邊攤形式販售，85 度C公司為販賣蛋糕、麵包、飲料等商品之業者，且以店面形式販售，因此，蕭某與85 度C公司雖均為販賣糕點相關商品之業者，但販售形式上截然不同，難認屬競爭同業關係。

85 度C公司所提出之使用證據，多在102 年至104 年間，都在蕭某「小8 」商標申請註冊日3年以前，或申請註冊日後，無從認定85 度C公司的「小8」文字於蕭某商標申請日前，已為相關消費者或為其競爭之同業所知悉，蕭某無仿襲之意圖而申請註冊商標，因此法院判定蕭某勝訴。

【本所分析】

商標法採註冊保護主義，已經註冊的商標才會受到保護。但又例外規定了保護先使用商標的平衡規定，目的在避免不肖商人襲用他人創用之商標而搶先註冊。因此，要以此項理由挑戰他人已註冊的商標權，必須要符合商標法的嚴格規定。

本案蕭某的商標「小8」在餅乾、麵包、蛋糕等商品上有商標權。也就是說，其他人不能在這些商品上使用「小8」作為商標。85 度C公司想要在這些商品上申請註冊或使用「小8」作為商標，就必須要先將有蕭某的「小8」商標撤銷，否則可能會構成侵權行為。

85 度C公司主張他們先使用「小8」文字商標，蕭某是搶註他們先使用的商標。然而，如判決所述，85 度C公司僅將「小8」文字作為餐點名稱之一部分，或是宣傳敘述用語，由一般商業交易過程而言，相關消費者對於品牌的認識，是在於85 度C，而不是「小8」文字，所以85 度C公司使用「小8」文字，沒有被法院認定是屬於商標使用，當然就不符合有法條中規定的有”先使用的事實”，因此蕭某的商標沒有被撤銷。

然而，筆者對於判決中認為，蕭某與85 度C公司均為販賣糕點相關商品之業者，但販售形式上截然不同，所以不構成競爭同業關係，蕭某沒有意圖仿襲這一點，並不同意。蕭某與85度C公司既然被法院認定均為販賣糕點相關商品之業者，銷售產品關聯性很大，消費族群重複的可能性也很高。如果只用蕭某是販賣三色地瓜球之業者，且以路邊攤形式販售；85 度C公司是販賣蛋糕、麵包、飲料等商品之業者，且以店面形式販售，而認為二者不屬於競爭同業，實在難以說服大眾。何況蕭某的商標權利範圍包含蛋糕、麵包等商品，而不僅僅限於地瓜球而已，蕭某還是可以銷售蛋糕、麵包等商品，蕭某的商標權並不是指限於地瓜球一項商品而已。但因為前面提到，85 度C公司並沒有先使用「小8」文字作為商標，已經不符合商標法撤銷蕭某商標的條件了。因此二者是不是同業，並不會影響判決的結果，在這個案子可以不加討論，只是如果之後有類似的案件，法院是不是採取同樣的見解，需要密切觀察。

(圖片來源: 圖一、圖二智慧財產法院109 年度行商訴字第119 號行政判決附件/圖三摘自85度臉書)