知名麻辣鍋餐飲業「鼎旺」爆姐妹經營糾紛? 姐被判應返還顧問費995萬
 

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知名麻辣鍋餐飲業「鼎旺」爆姐妹經營糾紛? 姐被判應返還顧問費995萬

知名麻辣鍋「鼎旺小吃店」姐妹,曾簽署協議書,約定姐姐領取顧問費,但對價是姐姐及其子女不得對「鼎旺小吃店」營運主張任何法律上權利。但姐姐之子搶註「鼎旺」、「老鼎旺」商標,並對妹妹之女提告侵害商標權。更審法院認為妹妹及其女成立之有關「鼎旺」商標之公司皆屬當初協議書約定內「鼎旺小吃店」之同一主體。姐姐之子提告行為顯然違反協議書約定,應返還受領之顧問費。在此建議顧問費或技術授權等,可採加盟式,按店收取,讓權利不落下。

知名麻辣鍋餐飲業「鼎旺」爆姐妹經營糾紛? 姐被判應返還顧問費995萬

【案情介紹】

    甲乙兩姐妹自81年起合夥經營鼎旺小吃店(店名:鼎旺麻辣鍋)嗣後為營運需要將原商號變更組織另成立鼎旺麻辣有限公司(一店),代表人為乙(妹妹)。之後因店面不敷使用,擴大營業另新成立鼎旺火鍋有限公司(二店),代表人為乙之女丁,兩店使用同一店名:鼎旺麻辣鍋。然期間乙發現甲(姐姐)之子丙將技術移轉給外人,因此便要求甲丙離開鼎旺小吃店,雙方並於民國104年4月29日訂立書面的協議書約定自104年3月起至109年2月止,乙按月給甲顧問費17萬元,甲及其子女不得再爭執鼎旺小吃店等一切經營範圍或對鼎旺小吃店主張任何民、刑事權利,如有違反者,甲應返還顧問費。但甲之子丙於雙方締約前104年3月23日搶先申請註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標且於同年6月6日開設經營老鼎旺火鍋店(現已更名為老曹旺川味鍋物),隨後並對丁提起侵害商標權告訴。乙認甲已違反雙方協議書約定,因此訴請返還顧問費共計955萬3,736元。

一審法院認定,二店的設立同屬對鼎旺小吃店調整之營業組織。丙對丁提告侵害商標權告訴,違反雙方協議書約定。甲不服上訴二審。

二審法院認為協議書約定同一主體範圍不包含二店,丙提告丁行為侵害其「鼎旺」商標之刑事告訴無違反協議書約定,無須返還顧問費。

三審法院認為二店設立是乙基於紓解客源及節稅規劃原因,屬協議書內同一主體,二審應探究丁提告丙行為是否有違反協議書約定,因此廢棄原判決。

更審法院最後認為二店是基於一店調整之營業組織,屬協議書內同一主體。「鼎旺」商標權屬於協議書內『鼎旺小吃店』之法律上權利。丙搶註商標並丁提告侵害「鼎旺」商標權,是違約行為,判甲應返還顧問費955萬3,736元。

 

以下google地圖,為鼎旺麻辣鍋一店、二店及丙設立之老曹旺川味鍋物實際地理位置所在

以下介紹各審級法院見解

  • 【一審法院認為】臺灣臺北地方法院106 年度訴字第1832 號民事判決
    • 協議書所規範之鼎旺小吃店營運組織範圍包含由擔任法定代理人之二店

    二店面對外營業均使用相同之網站、菜單、名片及訂位專線,與一店並分別使用鼎旺Ⅰ、鼎旺Ⅱ等名稱對外表示。協議書約定乙得基於營運需求將鼎旺小吃店如何變更組織。因此,自不限於名稱為鼎旺小吃店或負責人為乙。丁擔任鼎旺火鍋有限公司之代表人的二店,仍在協議書範圍內。

 

  • 丙對丁提起刑事違反商標法告訴,認定甲違反協議,應返還已受領顧問費

    丙對鼎旺小吃店調整後之營業組織即二店之負責人丁提起刑事違反商標法告訴,屬對鼎旺小吃店營業組織經營之相關事項主張刑事上之法律權,認定甲違反協議書約定,乙請求被告返還前已支付之顧問報酬3, 835,206元,依法有據,應予准許。

 

  • 【二審法院認為】臺灣高等法院106 年度上字第1585 號民事判決
  • 二審法院認為協議書約定同一主體範圍不包含二店

  

    原商號變更組織另成立鼎旺麻辣公司(一店),代表人同為乙。新成立之(二店)鼎旺火鍋公司之代表人雖為乙之女丁,但兩店負責人、營業地址、營業稅籍(發票統一編號)與一店不同,足認二店是獨立於一店之外,非一店變更後所存續之經營主體,認為二店不屬於協議書內同一主體。

 

  • 二店既然不在協議書一店範圍內則丙提告丁行為侵害其「鼎旺」商標之刑事告訴無違反協議書約定,無須返還顧問費

  

二店是獨立於一店是不同於一店之獨立營業主體,一店、二店發票統一編號不同。以獨立之營業稅級,設址於不同處所,自始即獨立於乙所經營之一店之外,並非協議書內所認同一主體。因此,丙並對丁提出侵害其「鼎旺」商標權之告訴,並非當初所約定之『鼎旺小吃店』法律上權利,而認無違反契約書約定,乙請求甲返還顧問費,應屬無據。乙不服,提起上訴最高法院。

 

  • 【三審法院認為】最高法院109 年度台上字第511 號民事判決
  • 原審法院應了解二店設立是乙基於紓解客源及節稅規劃原因,屬協議書內同一主體,原審認定有疑義

 

    蓋協議書內已載明「乙為營運需求,得就鼎旺小吃店之設址、名稱、經營模式、組織變更、報稅式等一切與經營相關事務,予以調整之變更組織後之同一事業主體」,原審基於兩店之負責人、營業地址、營業稅籍、經營收入獨立,而認兩店分屬不同主體,有所疑義。

 

  • 一店及二店是否同一主體影響甲之子提告行為是否有違反協議書約定,因此有再加研求之必要

 

甲之子丙對乙之女提告侵害商標權告訴是否有違反協議書約定,將受一店及二店是否同一主體影響。原審未察,徑以二店為節稅原由以陳冠伶名義設立,有獨立營收與一店非同一主體,自有可議,因此廢棄原判決,發回高院。

 

  • 【更審院認為】臺灣高等法院109年度上更一字第245號民事判決

一、鼎旺麻辣公司(即一店)、鼎旺火鍋公司(即二店),皆屬雙方協議書所指「鼎旺小吃店」之同一主體。

 

    一店因店面不足,營業所需,另行成立二店當屬原鼎旺小吃店之調整營業組織之事實。二審法院不應因此認為「鼎旺小吃店」、鼎旺麻辣公司、鼎旺火鍋公司非同一事業主體。

 

二、協議書內約定所謂『鼎旺小吃店』法律上權利、一切經營相關權利,也包括「鼎旺」商標權。

   

雙方協議書約定及簽約當時錄音檔可稽,乙給甲顧問費前提是金錢補償甲及其子女不得再使用『鼎旺』商標。因此丙註冊行為雖在簽約前,但基於雙方協議書約定係指『鼎旺小吃店』法律上權利、一切經營相關權利,應認『鼎旺』商標權應包含在協議書約定內。

 

三、基於誠信原則,甲及其子女不得有對『鼎旺小吃店』主張任何民、形式法律上權利,丙對丁提告已違反雙方協議書約定,判甲應返還乙所支付之顧問費

 

    雙方協議書約定,乙以支付甲顧問費作為對價,甲及其子女不得對『鼎旺小吃店』主張任何民、刑事上法律上權利,如有違反無條件返還顧問費給乙。

    丙註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標對乙之女丁提告,屬對乙之同一事業主體,主張刑法上之商標侵權行為,違反協議書誠信原則,顯失公平。因此乙主張甲違反雙方協議書約定,有理由。甲不服上訴,最高法院於111年6月2日裁定因甲未表明該判決所違背之法令及其具體內容為何,認上訴不合法駁回。

【分析及建議】

一、乙可依商標法第30條第1項第11、12款主張權利,提「鼎旺」、「老鼎旺」商標撤銷註冊申請

    鼎旺小吃店自81年即存在並營業迄今,丙在搶先註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標之前曾在該小吃店任職,乙丙兩者間存有僱傭關係,丙顯然知悉該商標之存在。據此,乙可依商標法第30條第1項第12款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約…,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者」提出撤銷商標申請。

    又因「鼎旺」多年來的長期使用,經多次經媒體雜誌報導,打響知名度,相關消費者應知悉其存在,因此乙亦可依據商標法第30 條第1 項第11 款之規定「商標相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞者,不得註冊」作為撤銷商標申請之理由。

 

二、甲締約該協議書時,係為確立甲乙曾有合夥事實,當初甲顧問費計算若以加盟店式,較有利與己

    於本件訴請顧問費返還之前,甲認合夥間即有約定各分配每月淨收入50%,甲管理帳務,乙管理現金收入,次月15日之前分配盈餘。但乙於104 年3 月4 日晚間卻忽然言明僅給予甲每月淨收入10%,且否認甲為合夥人。甲因此提告訴請「確認合夥關係存在」,當時兩造達成和解,締約本案協議書,此為本案協議書之締約目的及原由。

    其實,顧問費計算可以採加盟店式,以店單位收取,較有利於技術授權或商標授權。並且應加入有權查核店營業收入,會同專業會計師一同看帳,避免帳務有隱瞞或不實之事。但因該協議書內容中鼎旺小吃店的主體範圍約定不明確,造成甲乙各自解讀分歧。最後,法院判決結果不利於甲,想必也是甲所始料未及的。

   

資料來源

臺灣臺北地法院106 年度訴字第1832 號民事判決

臺灣高等法院106 年度上字第1585 號民事判決

最高法院109 年度台上字第511 號民事判決

臺灣高等法院109年度上更一字第245號民事判決

最高法院111 年度 台上 字第1473 號裁定

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