由便宜坊烤鴨註冊商標踢鐵板，談商標識別性

系爭商標

申請案號：102021988

申請日期：102年4月26日

申請人： 大陸地區‧北京便宜坊烤鴨集團有限公司

申請類別：第43類

商品或服務名稱：餐廳，旅館，提供膳宿處，咖啡廳，咖啡館，自助餐廳，飯店，酒吧，茶藝館，會議室出租，養老院，托兒所，動物膳宿，動物寄養。

中國與全聚德烤鴨齊名、創立於1416年、有近600年歷史的北京「便宜坊」烤鴨，前年4月向台灣智財局申請註冊「便宜坊」註冊商標，智財局以「便宜坊」三字不具識別性駁回。業者不服向智慧財產法院提起訴訟，強調便宜坊的讀音是「便利」的「便」，代表的是「方便、合宜」，不是價格便宜，且便宜坊「燜爐烤鴨」乃是中國名菜、獲獎無數，1987年便宜坊已在中國註冊商標並被認定屬馳名商標；且在歐盟、加拿大等註冊成功，但法院認為，雖便宜坊商標另附有「BIN YI FANG」英文字，但對台灣民眾來說，多數人只會注意中文字，並理解為「物價低廉的商店」，即使如業者所說，「便宜」指的是「方便、合宜」等意思，那也只是在描述餐廳服務的性質、內容，無法使商標有識別性，營運期至今仍不長，業者也沒提出銷售量、營業額或廣告額等數據，來證明商標已在台灣有廣泛行銷使用、已使消費者認識，而具有後天的識別性，因此仍判敗訴。 業者放棄上訴，日前全案定讞。

爭點

系爭商標是否不具識別性，而有違反商標法第29條第1 項第1 款之規定？

依原告所提供之使用證據可否證明系爭商標業經其使用且在交易上成為其指定使用服務之識別標識，而取得後天識別性？

法院判決

智慧財產法院104年度行商訴字第56號判決

關於系爭商標是否不具識別性：

本案原告申請註冊之「便宜坊BIAN YI FANG」商標圖樣，其中，中文「便宜坊」有「便宜商店」之意，予一般消費者之認知為標榜其商品價格低廉之廣告用語，外文「BIAN YI FANG」則為中文「便宜坊」之拼音文字，予消費者之認知印象，僅在描述指定服務場所之收費相當低廉，為該等服務之性質、內容或相關特性之說明，不具識別性，依商標法第29條第1 項第1 款規定，應不准註冊。    

關於系爭商標是否業經原告使用且在交易上成為其指定使用服務之識別標識，而取得後天識別性部分：

依原告所提出之資料觀之，要難遽認系爭商標業經原告在我國國內廣泛行銷使用，在交易上已成為原告服務之識別標識，而取得後天識別性。

原告稱系爭商標雖在我國使用之時間不甚長久，且未有我國境內實際銷售數據或年營業額等相關事證得供參酌，惟兩岸經貿往來頻繁，民眾赴大陸地區旅遊時品嘗當地知名美食之情形亦極為普遍，故系爭商標在大陸地區所建立之知名度已達我國消費者得以廣泛知悉。惟該等資料尚難推論系爭商標於國外使用所建立之知名度已到達我國。

此外，原告於申覆階段固提出以「便宜坊」為關鍵字在Google、Yahoo!奇摩搜尋之結果網頁資料為據，主張系爭商標在原告苦心經營、大力推廣下，當已成為表彰原告所提供之服務之識別標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，但查，上開網頁資料固均指向原告或系爭商標，惟「便宜坊」非一般網路使用者常用之字詞，而原告之公司名稱及店名既包含「便宜坊」之字樣，則網路使用者以「便宜坊」為關鍵字鍵入搜尋，則搜尋之結果大都與原告及系爭商標相關，自是當然，然此究與系爭商業是否業經原告長時間反覆使用，且在交易上已成為原告服務之識別標識者之判斷有間，是尚難以此搜尋結果即遽認系爭商業業已取得後天識別性。  

分析

商標法第18條規定，商標，指任何具有識別性之標識。商標法第29條第1項第1 款規定，商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，不具識別性，不得註冊。

所謂「描述性標識」係指對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述的標識，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識。至於文字作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具有識別性，取決於文字的意義及其與指定商品或服務之間的關係。當文字完全沒有商品或服務品質、功用或其他特性的說明含義，或含義極低時，為識別性較強的文字商標。而指定商品或服務的通用名稱，或其品質、功用或其他特性的直接明顯說明性文字，則不具識別性。

然而，不具先天識別性之標識亦有例外得准予註冊之規定，商標法第29條第2項規定，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，例外得准予註冊。故商標之標識雖未符合商標法第18條第2 項規定之識別性，惟若經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二層意義或次要意義。

不具先天識別性之商標要取得第二層意義，需要舉證證明該商標經使用已取得識別性。後天識別性的取得，以國內相關消費者的認知為判斷標準，因此需檢送國內實際使用之證據，若檢送國外使用資料，須以國內消費者得以獲知該國外使用情形的有關資訊時始足已採證。判斷商標是否具後天識別性，應就下列事項綜合判斷1.商標的使用方式、時間長短及同業使用情形2.銷售量、營業額與市場佔有率3.廣告量、廣告費用、促銷活動的資料4.銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍5.各國註冊的證明6.市場調查報告7.其他得據為認定有後天識別性之證據（智財局商標識別性審查基準5.1參照）。

本案台灣智財局及智慧財產法院均認定「便宜坊」商標中文「便宜坊」有「便宜商店」之意，予一般消費者之認知為標榜其商品價格低廉之廣告用語，僅在描述指定服務場所之收費相當低廉，為該等服務之性質、內容或相關特性之說明，因此不具識別性，並無問題。本案重點在於「便宜坊」商標是否已經取得後天識別性，然而申請人無法舉出足夠使用證據證明系爭商標在台業經使用而取得識別性，因此敗訴。是以便宜坊未來如能舉出足夠使用證據證明已取得第二層意義，仍可再申請商標登記。 

結語

在商標申請實務上，最常遇到的情形是，業者喜歡用與商品∕服務性質相關的圖形或文字，甚至是廣告用語來申請，目的是為了給消費者較深刻的印象，有利於商品∕服務的行銷，然而大多遭到核駁。一般人對於近似的商標不能註冊容易理解，然而對於無識別性的商標不准註冊的理由多半沒有概念，認為自己的商標並沒有跟別人近似為什麼不可以。

商標是一種專用權，在我國，註冊即取得排除他人以近似商標註冊及使用之權利。然而商標目的在於作為區別商品∕服務來源之識別標識，若商標為商品∕服務之性質、內容或相關特性之說明，則不僅無法達到區別來源的目的，且准許專用亦違反市場公平競爭的原則。亦即，此等說明性商標若任由某人註冊為商標，則他人無法再自由使用，將造成不公平現象，基於公共利益，不容許由某人專用。

商標目的在指示及區別來源，因此若商標已經因大量使用而使消費者將其視為指示及區別一定來源之標識者，亦非無核准機會，是以，主張商標具第二層意義者，申請人須檢附相當數量之使用證據，如大量廣告、銷售資料、及宣傳，方有機會獲准註冊，比如「鑽石恆久遠一顆永留傳DE BEERS」就通過使用取得第二層意義而獲准註冊（最高行政法院96年判字753號判決參照）。但在使用商標大量廣告同時，競爭對手亦可能使用相同用語進行宣傳，此時會因無商標專用權而無法阻止他人使用或造成消費者無法將此等用語與申請人連結而無法取得第二層意義，這是企業使用不具識別性商標所需要承擔的風險，端看企業如何取捨評估。

備註：北京便宜坊烤鴨集團有限公司另以「」申請註冊第43類、29類，分別於聲明放棄「便宜坊」、「BIAN YI FANG」文字部分專用權後獲得核准，列為註冊第01564540號（指定使用於「小吃店……」等服務）及註冊第01579216號（指定使用於「牛肉乾；肉鬆……」商品上）。