當侵權物為一個多元件的產品時，可以只付出元件的利潤當作設計專利的賠償金

在2016年12月6日，美國最高法院對蘋果公司控告三星電子的智慧型手機設計專利侵權的賠償金上訴案做出判決。最高法院推翻了聯邦巡迴上訴法院做出三星電子必須支付所銷售的侵權手機產品的所有利潤，共三億九千九百萬美金給蘋果公司，作為賠償金的判決。最高法院認為將侵權產品全部利潤，授予設計專利權人的判決是不恰當的，因而將賠償金的計算發回聯邦巡迴上訴法院來重新裁定。

自2007年蘋果公司發行第一代的智慧型手機IPhone以來，為此產品獲得許多設計專利，其中包括在案的美國設計專利D618,677, D593,087, 及D604,305。D618,677涵蓋了手機的黑色長方形前表面，且具有圓化角落; D593,087涵蓋了手機的黑色長方形前表面，且具有圓化角落以及凸起的邊緣; D604,305包含在黑色螢幕上由16個彩色圖樣所組成的格狀圖形化介面。

聯邦地院的陪審團裁定，三星電子的數款智慧型手機侵犯了蘋果公司的上述三件設計專利，並且授予蘋果公司侵權智慧型手機的整體銷售利潤。聯邦巡迴上訴法院維持聯邦地院的判決，認為美國專利法第289條規定設計專利權人可以針對未經專利權人同意而應用設計專利所”製造的物品”(article of manufacture)，收取可以達到整體利潤程度的賠償金。由於三星的智慧型手機的內部無法從外殼分離出來，作為製造的物品來賣給一般購買者，聯邦地院維持陪審團裁定的侵權手機的整體銷售利潤的賠償金。

最高法院認為，欲解決的議題為，製造的物品，不論為手工或是機器製造，是否皆包含售予消費者的產品及該產品的元件? 最高法院認為，要確立美國專利法第289條的賠償金，需檢視兩個步驟: 一是確認侵權設計專利應用到” 製造的物品”的部分，二是計算侵權者從製造的物品所獲取的整理利潤。應用此兩步驟，最高法院認為，聯邦巡迴上訴法院對於名詞”製造的產品”解讀為不包含無法由侵權物品中分離出來賣給消費者的元件，乃是對於該名詞賦予過於狹窄的意義。最高法院一致認為，在多元件的產品的例子中，相關的”製造的物品”不需要為賣給消費者的最終產品，而可以為該產品的一個元件。然而，最高法院並未決定本案中的設計專利所製造的物品為智慧型手機，或是智慧型手機的一個特殊元件，而交由聯邦巡迴上訴法院來判斷，再由下級法院進行更多的聽審來決定賠償金額。

最高法院的這項判決，推翻了聯邦巡迴上訴法院在NORDOCK, INC. v. SYSTEMS INC., No. 14-1762 (Fed. Cir. Sept. 29, 2015)所作出，由於應用到設計專利的元件無法分離販售給消費者，因此要將整個侵權產品的整體利潤作為侵權賠償金的判決要旨。因此，除非未來最高法院對類似案件做出相反地判決，所有美國的各級法院，都需要根據這項判決的精神來判斷多元件產品的設計專利侵權賠償金，而不能以多元件產品的整體利潤作為設計專利侵權賠償金。

圖片來源：新華網