專利迴避設計

 一、專利權利金索取滿天飛的時代

    2006年7月18日台灣新世代無線通訊產業研發聯盟(3G CLUB)特別舉辦一場無線通訊產業智權管理策略研討會，該聯盟引用國際市調顯示，3G手機的關鍵專利費用約佔手機出廠價的15﹪-25﹪，形成業者極重之成本壓力，且緊接而來WiMAX和4G專利權利金問題，更是業者未來將面臨的憂慮。因此，這屬未來整合性最強的明星產業/手機業，會不會步入同於DVD產業的死胡同後路，誠值關切。

    台灣經濟體系的製造代工能力舉世聞名，但相對研發方面及取得重要技術專利的能力就顯得較弱，使得面對科技大廠專利權利金的索取是當今無法逃避的現實問題。因此，在這專利地雷遍佈的企業戰場上，「專利迴避設計」(Design Around)就成一條極佳企業求生之路，就如同本事務所客戶「聯發科技公司」曾利用專利迴避設計、申請專利，並意外接獲新訂單，使得毛利上揚（參2005年10月24日工商時報報導）。所以國內企業對「專利迴避設計」應當再投入更深層的作為，並以戰略手段來充分運用，以免處處受掣於人，以下本文即針對「專利迴避設計」做一詳盡之介紹說明。

   二、專利迴避設計的基本認識

    專利迴避設計是智慧財產權戰略的一部分，運用妥善將可「以最小的代價得到最大的利益」，使得專利迴避設計在國外大廠，尤其是美國之企業，已普遍應用此項戰略，而在我國與外國明顯研發、專利實力不平衡的狀態下，更是要妥善加以應用，以站在他人的專利基礎上更上一層樓，除可避免專利侵權之風險外，更可開發出屬於自己有利的技術領域，因此可以理解到一個成功的專利迴避設計必須滿足以下兩個法律與商業的基本條件：

(一)不構成專利侵權

專利迴避設計既是針對已存在且相關自己產品的專利進行技術迴避設計，無疑是代價最小的一項研發活動，但如果對某件專利進行了迴避設計，卻仍然構成法律上之專利侵權，這顯然無法真正達其迴避設計之目的，因此，在專利侵權判定中不會被判爲侵權，這是專利迴避設計成功的最下限要求，也是法律層面的基本要求。

(二)符合商業競爭力及獲利需求：

   商業活動主要是為獲取利潤，因此產品必需保有相當的市場競爭力及獲利空間，這使得專利迴避設計過程中，必須考慮避免成本過高而致失去競爭力或使得獲利空間薄弱之問題，這是屬於實際商業層面上的要求。因此除了結合專利、技術人員外，更需結合市場人員才能有效地、成功地將專利迴避設計做好。成功的專利迴避設計往往可產生其後發制人的一個重要功能，但不管如何，努力做好專利迴避設計應有以下的基本優點：

1.可使產品更具競爭力在分析對造專利技術上的優缺點後，等於是站在其技術基礎上加以改良，因而可使自己的產品更具競爭力。

2.可能產生一新的技術專利在經過技術改良後，新的技術手段可以進一步申請而取得專利，因專利迴避設計實質也是一種針對特定技術主題之研發活動。

3.可能避免被判惡意侵權專利既保護專利權人勞心勞力之活動結果，因此照單全收式的侵權行為，尤其在美國地區，可能被判「故意」、「惡意」侵權，所以萬一迴避設計不成功而被判侵權，也只是符合損害補償原則，而無適用「故意」、「惡意」侵權的懲罰性賠償。

三、專利侵權鑑定

   專利迴避設計主要目的是要避免專利侵權，因此要迴避設計成功也必須要充分瞭解什麼是「構成專利侵權」或「不構成專利侵權」的具體內容，換言之，「專利侵權鑑定」的判斷標準及方式需應用在專利迴避設計活動中，才能有一遵循的迴避設計基準。

(一)侵權判斷基準

鑑定流程圖（資料源自：專利侵害鑑定要點）

*被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

(二)流程說明

1.侵權鑑定流程與專利迴避設計首先要確定專利之「主張權利之專利標的」，即確定其「申請專利範圍」之內容、範圍之大小，繼解析申請專利範圍之構成，即針對該專利申請專利範圍之獨立項架構進行解析、釐清其所包含的「必要元件」之組成。

2.侵權鑑定流程中，在分析專利之「必要元件」組成及「待侵權鑑定物品」的技術組成後，即可進入「全要件原則」、「均等論」及「消極均等論」等之侵權鑑定分析比對；而在專利迴避設計中，則無「待鑑定物品」及其技術分析之事項，但若有「參考物品」或深具物品概念人員參與，會對後續迴避設計之受否「切實際」有所幫助。

【說明事項】

    A.專利侵權鑑定或專利迴避設計過程中，首先要確認該專利的有效性，如果該專利未繳年費，或已過保護年限，或已被撤銷而喪失其專利權，已屬公共財，公眾皆可直接使用，則其迴避設計作為則無必要。

    B.申請專利範圍則應以熟習該項技術者依專利說明書、圖式而作為判斷，若依據此資料仍無法明瞭時，應再參酌專利案卷宗資料補充判斷。而此用以解釋申請專利範圍之專利說明書、圖式或專利案卷宗資料補充等是為「內部證據」。

    C.申請專利範圍若透過「內部證據」仍無法理解或有爭議時，則可進一步透過「外部證據」來輔助解釋、瞭解，「外部證據」是為非屬內部證據的任何資料，例如：一般字典、科學字典、發明人證詞、專家證詞及學術論文等。

(三)分析比對

   1.全要件原則（ALL ELEMENT RULE）

分析申請專利範圍(獨立項)其所有構成要件及待侵權鑑定物品之所有構成要件並逐一加以比較。若待侵權鑑定物品具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內容相同，則初步認定待侵權鑑定物品構成侵權，若待侵權鑑定物品不具有該專利權範圍之每一構成要件，則初步認定鑑定物品不構成侵權，誠如台灣高等法院86年上易字第4263號判決，認為被告販賣的產品與第71285號專利，經全要件原則比對結果，不構成侵權之例；以及台灣高等法院台中分院94年智上易字第10號判決，認為被告之產品與第157075號專利，不符全要件原則，不構成侵害專利權。

   全要件原則若認定無適用時(未構成初步侵權)時，則進入均等論之判斷；全要件原則若認定有適用時(構成初步侵權)，則進入消極均等論之判斷。

  2. 均等論(Doctrine of Equivalents)

   申請專利權範圍若無法以全要件原則適用該待侵權鑑定物品時，則進一步以均等論進行侵權分析，其判斷方式為：

(A)實質上為同一技術手段或方法(Way)，具有同一作用(Function)，且產生同一結果時(Result)，兩者為均等物，構成侵權；若否，則不構成侵權。

(B)兩者中有等效置換性，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，兩者為均等物，構成侵權；若否，則不構成侵權，誠如台灣高等法院90年上易字第658號判決，認為被告無構成第115941號專利案之申請範圍獨立項第一項之專利均等論，故不構成侵權。

3.消極均等論(Reverse  Doctrine  ofEquivalents)

   消極均等論又稱為逆均等論，用於符合「全要件原則」時之進一步鑑定是否構成侵權，其判斷原則為：

(A)待侵權鑑定物品為實質上無利用發明之技術方法或手段，則認定該部分與申請專利範圍所對應之部分不相同。

(B)待鑑定樣品為實質上利用發明之技術方法或手段，則認定全部與申請專利範圍相同。

4.禁反言原則(Prosecution File HistoryEstoppel)

   專利權人在該專利申請至專利權維護過程中任何階段或任何文件等之敘述、限定或排除等事項，不可產生前後矛盾之主張，例如專利之申請、再審查或答辯過程中，對專利權範圍有任何限縮解釋時，則適用禁反言原則，以確定其專利權之範圍。誠如板橋地檢署84年偵第9606號判決，略謂：「告訴人在其專利申請書中提到其創作之目的是為改善傳統技術之缺失，而被告產品正是以傳統方式製作而成，故依禁反言原理，二者並不相同。也就是，告訴人在其專利範圍申請過程中既已明白表示其係針對現有技術所為之革新，則其專利範圍當然與現有技術不同，故其自不得再主張現有技術亦為其專利之範圍。是承辦檢察官以被告罪嫌不足，而為不起訴處分確定在案。」

【說明事項】

    A.「全要件原則」之分析不管對專利侵權鑑定或專利迴避設計都是一個重要的基礎，尤其面對一件「必要元件」已為最少的專利案，要以不符「全要件原則」避開專利侵權或迴避設計有其困難度。相同道理，前述美國業者一般也都會採行專利迴避設計的方法來規避他人之專利，使得能夠構成「全要件原則 」 的 文 義 侵 害 （literal infringement）的案件並不多，因此，接續的「均等論」乃成為美國專利侵害訴訟中非常重要的一個侵權判斷原則。

    B.「均等論」是早期專利權人對其申請專利範圍一種擴張文義解釋的方式，而「逆均等論」是後來為限制專利權人對其申請專利範圍任意擴張文義解釋的方式，而兩者判斷的具體原則就是：技術、方法/功能/結果（way-function- result）的三部分析法。根據這項判斷原則，若被控侵害之產品係以實質上相同的技術、方法，執行實質上相同的功能，而達到相同的結果時，就會因為均等論的作用而被認為侵害專利權人之專利權。

    C.若站在專利權人與被告(或專利迴避設計者)兩造立場而言，「均等論」是專利權人基於不符合「全要件原則」情況下的進一步「侵權」主張；而「逆均等論」是被告基於符合「全要件原則」情況下的進一步「不侵權」主張，惟，基於符合「全要件原則」情況下，一般能以「逆均等論」成功的案例非常稀少。

5.以下茲舉一簡單案例說明專利侵害鑑定比對方式：

資料源自：司法院，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，2003年11月出版）申請專利範圍：

     第1項（獨立項）：一種玩具，具有一個盒箱，盒箱之上附一外掀式的外蓋，該外蓋附一彎形連桿，連接一玩偶，玩偶下身係固定於盒箱之底面。

     第2項（附屬項）：如申請專利範圍第1項所述之玩具，其中彎形連桿，具有中空滑槽，其一端係固定於外蓋。

     第3項（附屬項）：如申請專利範圍第1項所述之玩具，其中之玩偶，為一人形玩偶，其下身部係一彈簧固定於該盒箱之底面。

     第4項（多項附屬項）：如申請專利範圍第2項或第3項之玩具，其中之玩偶肩部具一滑扣可於該彎形連桿之中空滑槽內滑動。專利物與訟爭物的解析、比對：

就訟爭物件甲觀之，以全要件原則分析，不構成侵權，但以均等論分析，即構成侵害。

就訟爭物件以觀之，以全要件原則分析，不構成侵權，以均等論分析，亦不構成侵權。

(四)專利迴避設計的方法

   了解「專利侵權法理及構成要件」後，就可以進行「不構成專利侵權」的專利迴避設計。首先，透過美國專利局(USPTO，http://portal.uspto.gov/external/portal /home)、日本專利局(Japan Patent Office，http://www.jpo.go.jp）、歐洲專利局（http://www.european-patent-office.org/index.en.php )以及我國智慧財產局（IPO，http://www.tipo.gov.tw/）調查該專利之申請歷史與先前技術等相關資料，作為專利迴避設計之參考依據。

     其具體專利迴避設計方式有：

  1.至少減少一個該申請專利範圍中之「必要元件」。這是最常見、最直接的專利迴避設計方式，其迴避設計的困難度會依該申請專利範圍所界定的大小而不同。但此方式的關鍵點在於找出該申請專利範圍各技術要件中最易省缺的突破口，這需要有豐富的技術設計和實務經驗。

  2.至少替代以一個實體不同之該申請專利範圍中之「必要元件」。該替代元件可以針對該申請專利範圍中較不重要之「必要元件」來突破，但這替代不是一種些微的變更或落入等效認定的範圍。

在1及2的專利迴避設計方式是最接近該專利申請專利範圍，需特別注意迴避設計中其法律風險的下限問題。

  3.利用禁反言原則，借助專利審查相關文件進行專利迴避設計。根據禁反言原則，專利權人從申請至專利權維護過程中任何階段或任何文件等之敘述、限定，排除或放棄的部分不可以有日後相反的主張(即反悔)，而這些很有可能就是可以完成發明目的但又排除在保護範圍之外的技術，如果能從中獲取到相關有用的資訊，則專利迴避設計就更為省事。

  4.利用該專利文件中的具體實施例進行專利迴避設計。專利權的保護標的係以申請專利範圍之界定為準，而在其具體實施例中可能提供了多種技術方案或變形方案，但其申請專利範圍未必能有效或精準地含括這些具體實施例技術方案，因此，藉其申請專利範圍界定上的疏漏，找出可以完成發明目的但又排除在保護範圍之外的技術方案。

  5.借助該專利文件中的技術背景及相關引證進行專利迴避設計。在專利說明書的技術背景部分往往會描述一種或多種相關習知技術，而在審查上一般也會引用較接近的習知技術，因此，利用這些與該專利相近的技術資料，可能組合完成新的技術方案來迴避該專利。惟這種組合方式的專利迴避設計需注意避免對其他專利案構成專利侵權。

  6.利用習知技術進行專利迴避設計。習知技術包括已放棄(如未繳年費)或已過期或各種未申請專利之技術報導，而完全不使用該申請專利範圍所界定之技術內容。

  7.重新研發設計進行專利迴避設計。這種迴避設計通常僅對專利之解決原理或產品特性進行了解，而重新思索其解決之道，若能開發出不同於該專利的技術方案，當然也不存在侵權的問題。但此種方式的研發費用和研發時間就會變成考慮的重點。

四、專利迴避設計的衍生事項

(一)取得新技術專利是否能避免專利侵權

    針對在專利迴避設計過程中所衍生的新技術提出專利申請，這是一般常有的概念，但要特別說明的是：判斷一項新技術是否能獲得專利與判斷新技術所製成的物品是否對一項專利構成侵權，是兩個不同的問題層面(即不同的分析過程)。因專利之獲得係取決於該技術與習知技術相比是否具有「新穎性」和「進步性」，而專利侵權鑑定則如前面所提之「全要件原則」、「均等論」或「逆均等論」之是否適用，也就是說，研發改進後的技術往往可以獲得新專利，但不一定能避免對原專利之構成侵權。特別值得一提，即使專利迴避設計不論成功否(或仍構成專利侵權之虞)？但所衍生之新技術仍可取得專利，若有商業價值，就有機會（或有條件）與原專利權人洽談專利交叉授權。換言之，「技術追隨者」與原專利權人運用交叉授權避免專利訟爭，更可壯大雙方經濟規模，其成功模式：1、友達與夏普、三星。2、奇美與日立先後完成專利交叉授權（參照2006年1月13日 工商時報 ）。

(二)自我專利迴避設計檢驗

    專利權人可以從專利迴避設計的角度來檢驗自己專利的保護性強弱，若自己的專利容易被迴避設計，表示其擁有專利的保護性較弱，若不容易被迴避設計，表示其擁有專利的保護性較強，或者根本無法進行迴避設計，則表示其擁有專利的保護性堅固(如基礎專利)。

    專利權人透過這樣的自我檢視後，則將會更注意專利說明書的撰寫品質，因專利提出申請後無法再進行技術上的修改或增添，所以專利提出申請前需仔細判斷申請專利範圍所界定之內容，才能得到自己想要的專利保護強度，組織更爲嚴密的專利保護網。若萬一具疏漏的申請專利範圍已提出申請，則需趕緊查漏補缺，彌補其缺失(如另案提出申請)。

             (三)從專利迴避設計角度檢視專利價值

   日本智慧財產權專家曾提出評估一件專利的價值可從三個因數來判斷，即：1.該專利被撤銷(無效)的可能性；2.該專利被迴避設計的可能性；3.該專利被市場接受的可能性。

   為何專利被迴避設計的可能性能夠與專利能否成立(被撤銷的可能性)、專利是否有市場價值(被接受的可能性)，該等專利重要性相提並論？其道理為：一件可以被輕易地迴避設計的專利，其價值不僅爲零，而且可能產生更為負面的效應，因為它不僅不能保護專利權人的發明創造，反而公佈了自己的技術創意，並爲競爭者提供了技術方向的提示，且可能輕易地被競爭者開發出更優異的產品，反過來打擊自己的市場！

五、結論

    綜上所敘，縱吾人皆知專利迴避設計之重要性、急迫性，亦不應輕率執行，誠如「任何人都可以上Google網，去蒐集到盲腸炎手術的開刀步驟，且這個人十分熟讀閱讀所有蒐集資訊，但『誰敢讓他開刀嗎』？」。同理，因專利迴避設計涵括技術、法律及經濟效益等因素，必須仰賴研發人才、專利工程師、律師等專業人員，運用本身實務經驗及整合相關資訊完成，才能有爆發驚人效益。例如中科院一項國防科技研發中，歷經10年針對美國多項高能燃料(如JP-10、RJ-4、RJ-5 、RJ-6、JP-9)進行專利迴避設計，不僅建立我國此項國防科技的技術歷程發展資料，且在技術瓶頸關頭處所培養的敏銳能力，能夠意外巧妙地發現、連結到其他國家(如蘇俄)的重要技術資訊，因而產生技術上的突破、創新，並獲得國內外多項專利，而在其多項創新成果中(例如其一之所發展出特殊超強酸催化劑，使JP-10主要反應中無副產品，且反應速率比先前技術快100倍以上)，因此該項研發人員陳省三博士曾說：經過徹徹底研究先前技術，並做好迴避設計，技術創新成果不但豐富，並且可以超過已公開的技術規格。