淺論PCT專利申請

本文自2008 年12 月27 日起以連載方式刊登在經濟日報

復於2010年2月22日修正

在全球金融風暴及不景氣影響，傾全國力量發展的產業，兩兆雙星DRAM 和TFT-LCD首當其衝，竟面臨被合併或倒閉窘境。其中縱然該DRAM 產業在2007 年逾70 億美元產值，佔全球40%規模，仍然向政府發出紓困哀鳴；因為該先進DRAM 堆疊式技術設計與製程關鍵專利權仍掌握在美、日、韓大廠，完全壓縮我國「代工模式」經營之獲利、生存空間；因此，即使獲得政府資金紓困，前途依然荊棘坎坷。

面對不景氣冷峻寒風吹來，企業不惜代價降低成本及希望少花錢，若再投入動輒逾百萬元台幣來佈局全球專利似嫌奢侈；惟不搶先申請多國專利，企業亦難翻身！準此，企業可藉由專利合作條約Patent Cooperation Treaty（以下簡稱PCT）向美、日、中國等142個會員國中全部或部份會員國提出PCT 專利申請，不必立即投入鉅資，亦可藉由三階段時間考慮是否要修正專利說明書或專利範圍，來爭取具優質之多國專利權。惟PCT 專利申請體系主要任務是(1)世界性專利申請的提交，(2)進行檢索及初步審查，無授予「世界性專利權」；該授予專利權的決定，悉由進入國家/地區階段的專利局負責。易言之，運用PCT 申請，只是將首次專利申請日之優先權延長至30 個月，來確保新穎性之專利要件；誠如，食物可用冰箱、冷凍庫來保存其新鮮度。簡言之，利用PCT 專利申請制度使專利申請人有充裕的時間評估（1）市場前景（2）技術發展趨勢（3）專利經濟價值（4）或根據國際檢索報告及國際初步審查報告，判斷專利說明書是否要修改及是否具有專利核准機會等因素，再來籌措資金和確定進入哪些國家？亦可因該國際初步審查報告認本案不具新穎性、進步性或產業實用性等原因，PCT 專利申請人放棄進入國家階段，將可節省一大筆錢。

又，俟投入鉅資而獲得多國專利後，仍須繳交年費來維持專利權有效，因此PCT 專利申請人更希望該專利品質（亦即專利說明書與專利範圍），確能支持其排除侵害與收取權利金；簡單說，專利品質是專利價值前提，而專利價值是專利品質的實踐。惟，在掀開「潘朵拉」盒子前，未經評價的專利就如同蚌殼，看起來都很像，一打開可能會有名貴珍珠，抑或只是一張很貴的壁紙，實令權利人忐忑不安；所以欲獲得有價值的專利權，佈局全球市場，PCT專利申請人可以從下方努力：

一、好的開始是成功的一半

即使在PCT 申請專利過程中有三次機會能修正專利內容，來堆砌適宜專利範圍，但都不能變更實質及超越原國際申請案所記載的專利範圍。準此，為確實掌握發明內容、專利品質，該國際申請案之專利說明書與專利範圍，我國發明人、企業除可用中文撰寫來提出PCT 專利申請外，仍應兼顧以下重點：

（1）要具備新穎性和進步性，須全面檢索習知技術、仔細比對分析後，才能撰稿完成堅若磐石的專利說明書與專利範圍。

（2）專利範圍之獨立項和附屬項或各獨立項組合，須能涵蓋該技術或產品最大範疇與邏輯合理性，並使他人難以迴避繞道而行。

（3）規劃數組申請專利範圍請求項，相對應產品或製造流程，面對「一案多國申請」時，能彈性應用，例如部分組之專利範圍請求項，可分別向市場國或製造國提出申請。

綜上(1)(2)(3)所敘，在撰寫專利範圍時，若僅設定PCT 專利申請人日後實施技術之產品者，未規畫如何防止他人模仿、侵權，則該專利價值將大打折扣。易言之，在撰寫專利範圍中之關鍵技術定義、獨立項及附屬項，皆希望能鎖住該技術所衍生或相對應之「產品群」、「競爭群」、「市場地區」等對象，才是優質專利。

二、國際檢索報告及書面意見階段修正

國際檢索機構，在優先權日起16 個月(或未主張優先權者，從申請日起9 個月)完成(1)國際檢索報告及(2)提供該申請案是否符合可專利的意見書。收到國際檢索報告及書面意見2 個月內，PCT 申請人可向國際局提出修正專利範圍，但不能修改專利說明書及圖式。

三、國際初步審查報告階段修正

自PCT 專利申請的優先權日起22 個月屆滿前，申請人可提出國際初步審查請求(非強制性程序，須主動提出及繳納審查費，目前尚有盧森堡、坦桑尼亞聯合共和國及烏干達等三個國家保留並執行PCT 條約第II 章規定，即申請人如希望延遲至自優先權日或國際申請日起30 個月進入這三個國家，必須在自優先權日或國際申請日起19 個月之前提出國際初步審查請求。)，復於其優先權日起28 個月收到國際初步審查報告：(1)只針對國際檢索機構之報告另再審查(2)是否具可專利性(即新穎性、進步性、實用性)提出意見。縱該報告屬PCT 專利申請初步分析，對各國不具約束力，但是，PCT 專利審查標準是目前國際上通用標準，且該審查意見具高質量，對專利制度尚未完備國家有效。另，申請人針對國際初步審查報告，仍可修正原國際申請案所記載之專利說明書、申請專利範圍及圖式。

四、進入指定國家階段修正

PCT 專利申請人應在優先權日起30 個月內，進入國家階段；但是，亦可基於商業目的考量，在國際公布完成之前(亦即在優先權日起18 個月之前)，提前進入國家階段之請求。又，PCT 專利申請人為爭取核准機會，可靈活地選擇以原國際申請案之說明書，或以國際階段曾修正版本，也可另依該指定國專利法主動修正版本，進入國家階段審查。例如：

(1)中國專利局審查時，常援引國初步審查報告所引用的先前技術文獻，因此建議提供已迴避該先前技術之修正版本，來進入中國國家階段。

(2)日本專利局審查所援引之技術文獻，通常與國際初步審查報告不同，所以若在國際階段所做的修改，對日本國家階段審查幫助不大，反而因提出修正版本須額外付出翻譯費用。

須重申，PCT 專利申請人縱有三次機會可增加、補充、修正專利說明書或專利範圍中遺漏、不明、誤記等事項外，更能對被援引的先前技術部分，予以迴避而修正；但依「禁反言」（或稱不得反悔）原則，該「修正」將對專利權範圍之「限縮」，爾後主張侵權訟爭時，將不得以「均等論」原則再擴張解釋專利範圍，故PCT 專利申請人應特別留意、三思！

五、台灣申請人申請PCT 國際申請案的方式

目前，台灣只為WTO的會員國，並無參加其他國際專利商標等智慧財產權組識。因此，台灣企業及發明人(以下簡稱台灣申請人)若想受惠於區域專利單一核可制的好處，有下列幾種方式：

方式一：台灣申請人向中國專利局提出專利申請案，再以中國專利申請案向「中國專利受理局(SIPO)」申請PCT 國際申請案，以適用PCT申請人的規定及外國優先權規定，且在中國專利的申請文件中，台灣申請人國籍不得使用“中華民國”字樣，而應使用“中國臺灣” (依中國專利局於1993年3月29日所公布「關於受理台胞專利申請的規定」)；

方式二：台灣雖非PCT的締約國，但非會員國國民而於國員國內有住、居所及事實上營業所的人，即以台灣申請人在PCT會員國設有營業所或居住地址，提出PCT 國際申請案以進入國家階段。

方式三：台灣申請人直接向SIPO，即PCT指定的其中一個受理局，申請PCT國際專利申請案，且在PCT申請案中宣稱台灣申請人為中國公民且,且均須指定中國大陸專利局為國際檢索機構及國際初步審查機構。(依中國專利局於1994年1 月1 日施行的《關於受理臺胞國際申請》的規定)。

基於台灣申請人國籍問題，建議台灣申請人採用方式二以取得PCT 國際申請案保護。關於方式一及三，截至目前為止，台灣申請人可以此兩種方式取得PCT進入各國國家階段的專利權。唯若行使專利權是否會因台灣申請人的國籍問題而遭阻卻，則值得台灣申請人深思。

六、結語

台灣諺語「田螺含水過冬」，指田水未乾時，田螺防患於未然含一口水，度過缺水的寒冬。同理，為確保專利申請之「新穎性」，運用PCT 專利申請是不二抉擇。惟須特別注意，欲在資金、市場等條件成熟之際，能快速獲准多國專利權，PCT 專利申請人應在有試辦「專利審查高速公路」(Patent Prosecution Highway，簡稱PPH)計畫之國家中(諸如美、日、EPC、英、韓等)，遴選易准國家(不限一國)先提出專利申請，俾能待該專利申請案准予專利時，快速獲得其他國家之專利權，佈局全球市場。

流程圖援引大陸官方資料

https://www.wpto.com.tw著作權所有請勿翻印2009年2月